Передача и отчуждение прав на результаты интеллектуальной деятельности: проблемы налогообложения, рекомендации по оформлению договоров. Методика выявления результатов интеллектуальной деятельности в научных и образовательных бюджетных учреждениях Внедрени

Основные принципы лицензирования

Любой результат интеллектуальной деятельности имеет своего владельца (правообладателя). Правообладателю принадлежит исключительное (оно же имущественное) право, которое дает возможность контролировать использование объекта ИС и получать доходы от его использования.

Сущность исключительного права: обладатель исключительного права на РИДСИ (правообладатель) может

1) использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом;

3) распоряжаться исключительным правом на РИДСИ.

Прежде чем начать использование заинтересовавшего вас результата интеллектуальной деятельности необходимо выяснить, кому принадлежит имущественное право, и заключить соответствующий договор. Соблазн без разрешения воспользоваться результатом интеллектуальной деятельности довольно велик, однако это может повлечь административную, гражданскую и уголовную ответственность.

Распоряжение исключительным правом на РИД

В зависимости от объема передаваемых прав существует 2 варианта распоряжения исключительным правом:

1. По договору отчуждения

2. По лицензионному договору

1. По договору об отчуждении исключительного права (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий РИД в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента). Происходит смена правообладателя.

2. По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар ) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором , другому лицу (лицензиату ). Правообладатель не меняется .

Лицензии делятся на исключительную и неисключительную лицензии.

1) Простая (неисключительная) лицензия - предоставление лицензиату права использования РИДСИ с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

2) Исключительная лицензия - предоставление лицензиату права использования РИДСИ без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, т.е. у лицензиата – монопольное право на использование изобретения

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

- Открытая лицензия – предоставление любому лицу права на использование ОИС. Патентообладатель может подать в Роспатент заявление о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия). Размер патентной пошлины за поддержание патента в силе снижается в этом случае на 50%. Лицо, изъявившее желание использовать указанный объект промышленной собственности, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах.

по времени :

На ограниченный срок

На неограниченный срок

На срок действия охранного документа

Лицензионные договора классифицируются по способу охраны :

На охраняемые РИД (изобретения, ПМ, ПО, программы для ЭВМ и др.) – патентные лицензии

На неохраняемые РИД (ноу-хау) – беспатентные лицензии

Основными лицензиями являются патентные лицензии . С одной стороны, они по мировой статистике дороже беспатентных на 20-30%, с другой - фирмы более заинтересованы в приобретении запатентованной технологии, так как новизна ее подтверждена экспертизой национальных патентных ведомств соответствующих стран.

Не во всех случаях предметом лицензии является изобретение, на которое получен патент или подана заявка. В каких же случаях про­изводится продажа лицензии без наличия патента?

1) Когда техническое решение намеренно не запатен­товано или упущена возможность патентования в связи с разглашени­ем технической сущности. В то же время другая фирма не может обойтись без производственной помощи и технического опыта со стороны фирмы, в которой было отработано это решение.

2) Иногда же производственный опыт вообще нельзя запатентовать, он непатентоспособен , и фирма не хочет раскрывать свои секреты. Такой произ­водственный опыт, секреты производства получили в международной практике название «ноу-хау» (буквально «знать как»). Торговля сведениями «ноу-хау» все время расширяется. Продавать «ноу-хау» можно лишь в тех случаях, когда техническая сущность такого опыта, таких знаний не разглашены и иных возможностей использовать их, чем покупка лицензий у покупателя, не имеется. Таким образом, лицензии могут продаваться как на запатентованные изделия, так и на незапатентованные технические достижения («ноу-хау»).

Государство много говорит о поддержке инновационного и технологического развития предприятий. Радостно отметить, что не только говорит, но и делает очень правильные вещи. Одним из положительных примеров стал документ, который недавно вышел из недр Минэкономразвития России, подготовленный совместно с Роспатентом, Минобрнауки, Минпромторгом России, Минтрансом, а также отдельными госкорпорациями, - Рекомендации по управлению правами на РИД (полный текст мы приводим ниже).

Фактически этим документом государство призывает инновационные организации внедрять у себя систему менеджмента интеллектуальной собственности . Значимость этой системы на практике клиенты Newsky IP Law осознали уже давно. Два последних года мы успешно внедряем менеджмент интеллектуальной собственности для своих клиентов.

Самая ценная и ключевая часть документа - это раздел 3, в котором обозначены основные функции управления интеллектуальными активами :
выявление РИД,
правовая охрана,
коммерциализация,
защита прав,
а также конкретные мероприятия для их реализации.

Конечно, документ не содержит конкретных положений о том, что и как нужно делать, а задает только направления. Однако само внимание со стороны госорганов к проблеме уже дорогого стоит. Надеемся, что этот документ будет положительно воспринят рынком и послужит дополнительным стимулом для внедрения системы менеджмента интеллектуальной собственности организациями.
__________________________________________________________________________

Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях

I. Общие положения

Настоящие рекомендации предназначены для организаций, реализующих программы инновационного развития (далее соответственно - Рекомендации, Организации), а также могут применяться иными организациями различных организационно‑правовых форм и форм собственности.
Рекомендации разработаны в целях содействия повышению конкурентоспособности и созданию условий для устойчивого развития Организаций, реализации их целей и задач в области инновационного и технологического развития, в том числе достижения целевых показателей программ инновационного развития, путем совершенствования механизмов создания и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее - права на РИД).
Для целей настоящих Рекомендаций под управлением правами на РИД в Организации понимается, в том числе деятельность по выявлению потенциально охраноспособных РИД, обеспечению правовой охраны РИД, постановке исключительных прав на РИД на бухгалтерский учет, инвентаризации и коммерциализации РИД, мониторингу и защите исключительных прав на РИД, а также контролю ненарушения Организацией прав третьих лиц, содействию деятельности по созданию РИД.
Управление правами на РИД следует рассматривать как часть деятельности Организации, в том числе в области инновационного и технологического развития, в целях осуществления бизнес‑стратегии на внутреннем и мировом рынках, в том числе как часть программ инновационного развития, которая осуществляется в целях повышения их эффективности и достижения целевых показателей.
Для обеспечения внедрения настоящих Рекомендаций целесообразно решением совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления Организации утвердить Основные положения по управлению правами на РИД в Организации (далее - Основные положения) и план мероприятий по их реализации (далее - План) с учетом настоящих Рекомендаций, а также утвержденной программы инновационного развития.
Организациям (холдинговым компаниям) также рекомендуется обеспечить разработку аналогичных документов дочерними и зависимыми организациями с учетом Основных положений и Плана, одобренных головной Организацией, в случае если указанные Основные положения и План на них не распространяются.
В целях координации при реализации Основных положений и Плана Организациям, имеющим дочерние и зависимые общества, рекомендуется сформировать совет (ы) из представителей дочерних и зависимых организаций, работников Организации и независимых экспертов (по возможности), который будет на регулярной основе проводить свои заседания.
Система управления правами на РИД Организации должна обеспечить выполнение, в том числе следующих задач (функций):
- содействие созданию, выявлению потенциально охраноспособных РИД, в том числе путем нормативно‑методического, информационно‑аналитического обеспечения указанной деятельности, в том числе при осуществлении функций заказчика научно‑исследовательских, опытно‑конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) Организации;
- обеспечение правовой охраны РИД, в том числе выявление потенциально охраноспособных РИД, осуществление соответствующих процедур по обеспечению правовой охраны, поддержанию охранных документов в силе, а также организация учета прав на РИД;
- коммерциализация прав на РИД, в том числе определение перспективных направлений и рынков;
- предотвращение нарушения прав на РИД Организации, а также Организацией прав на РИД третьих лиц.
Для эффективной реализации задач (функций) по управлению правами на РИД в Основных положениях и Плане целесообразно, в том числе предусмотреть положения, касающиеся:
определения оптимальной организационной структуры управления правами на РИД (внутренние подразделения; аутсорсинг);
способов стимулирования персонала;
обеспечения финансирования системы управления правами на РИД;
мониторинга эффективности системы управления правами на РИД.
Указанные положения рекомендуется формировать с учетом результатов анализа конъюнктуры рынка и особенностей функционирования Организации.
В целях обеспечения эффективного внедрения утвержденных Основных положений в Плане целесообразно установить сроки разработки и утверждения локальных нормативных актов (в том числе положений о подразделениях Организации, регламентов их взаимодействия, типовых соглашений с авторами РИД, положений об обеспечении правовой охраны РИД и защите исключительных прав, регламентов осуществления основных функций в сфере управления правами на РИД), устанавливающие необходимый и достаточный уровень регламентации деятельности в области управления правами на РИД.
В Основных положениях должно быть определено должностное лицо Организации, которое несет ответственность за эффективное функционирование системы управления правами на РИД, реализацию Основных положений и Плана. В случае наличия в Организации локальных нормативных актов, регулирующих вопросы управления правами на РИД, рекомендуется провести анализ соответствия указанных нормативных актов настоящим Рекомендациям и при необходимости внести в них соответствующие изменения.

II. Анализ конъюнктуры рынка и особенности функционирования Организации

Основные направления анализа конъюнктуры рынка и особенностей функционирования Организации:
а) исследование рынка поставщиков и потребителей продукции, работ, услуг Организации, деятельности компаний‑конкурентов с целью определения существующего спроса и предложения на продукцию, работы, услуги, перспективных направлений проведения НИОКР с учетом особенностей деятельности Организации, с целью определения перспектив коммерциализации РИД Организации;
б) анализ существующих в Организации процессов управления правами на РИД, в том числе линейных, функциональных связей, процессов принятия решений по созданию, обеспечению правовой охраны РИД, коммерциализации и защите исключительных прав, анализ состояния изобретательской и патентно‑лицензионной деятельности, проведение инвентаризации прав на РИД Организации, анализ трудовых ресурсов, осуществляющих деятельность по управлению правами на РИД, включая функционал и квалификацию соответствующих работников;
в) анализ существующей системы регламентирования отношений между авторами РИД и Организацией, исполнителями НИОКР и Организацией, в том числе по вопросам распределения и закрепления прав на РИД, мотивации и вознаграждения авторов, обеспечения режима коммерческой тайны в отношении РИД, созданной в рамках выполнения служебных обязанностей, повышения квалификации работников, участвующих в процессе создания и коммерциализации РИД;
г) анализ финансирования деятельности по управлению правами на РИД, в том числе определение источников, объема и направлений финансирования указанной деятельности, анализ системы планирования доходов и расходов, определение направлений оптимизации расходов;
д) анализ локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность по управлению правами на РИД в Организации, в том числе о порядке стимулирования авторов РИД, об организации изобретательской деятельности, об организации коммерциализации РИД, об обеспечении коммерческой тайны, о взаимодействии со сторонними организациями по вопросам создания РИД и управления правами на РИД.
В целях обоснования выбора направлений реализации утверждаемых Организацией Основных положений представляется необходимым включить в Основные положения результаты проведенного анализа, а также использовать их при разработке Плана.

III. Реализация задач (функций) в сфере управления правами на РИД

При реализации задач (функций) в сфере управления правами на РИД целесообразно проводить следующие мероприятия:
а) в рамках деятельности по содействию созданию, выявлению РИД:
- определить направления интеграции системы управления правами на РИД и имеющихся в Организации подходов к созданию, выявлению РИД с учетом возможности выбора Организацией различных способов их получения (собственные разработки, выполнение НИОКР по государственным или муниципальным контрактам или в соответствии с государственным или муниципальным заданием, размещение заказов в других организациях или приобретение исключительных прав или прав на использование РИД);
- провести анализ целесообразности и возможности финансирования собственных исследований, при выполнении которых возможно создание РИД, и наличия необходимого кадрового потенциала в Организации, а также перспектив выполнения НИОКР;
- осуществлять регулярное проведение патентно‑информационных исследований, в том числе построение патентных ландшафтов в сфере деятельности Организации, в том числе мониторинг объемов и динамики охраняемых РИД (прежде всего патентных заявок и патентов) компаний‑конкурентов, как в Российской Федерации, так и в странах, являющихся важнейшими производителями аналогичной продукции или текущими и перспективными рынками Организации;
- определить направления использования РИД, возможности проведения дополнительных исследований в целях создания решений, необходимых для внедрения уже имеющихся РИД;
- осуществлять мониторинг внешней среды с целью выявления перспективных для Организации РИД и получения прав на РИД, использование которых в деятельности Организации целесообразно, в том числе в отношении РИД, созданных в рамках государственных заказов, по которым государственными заказчиками принято решение об отчуждении исключительных прав и (или) предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на РИД;
- взаимодействовать с третьими лицами по вопросам приобретения/ отчуждения прав на РИД, заключения соглашений по использованию РИД, в том числе лицензионных.
б) в рамках обеспечения правовой охраны РИД:
- проанализировать целесообразность предоставления правовой охраны РИД, определяемую в том числе с учетом:
наличия финансовых средств на получение и поддержание охранных документов в силе;
востребованности РИД на рынке, в том числе за рубежом, потенциальных направлений коммерциализации РИД и его особенностей, закрепления за Организацией исключительных прав на перспективные технические (технологические) решения;
- ограничивать доступ к информации о РИД и не допускать ее разглашения или опубликования до проведения анализа коммерческой ценности РИД и принятия решения о форме запрашиваемой правовой охраны. В случае принятия решения о патентовании режим коммерческой тайны устанавливается для информации о РИД до публикации заявки;
- определить порядок уведомления автором соответствующего подразделения Организации (уполномоченных должностных лиц) о созданных потенциально охраноспособных РИД;
- рассмотреть особенности процедуры оформления прав на РИД и возможные сроки предоставления правовой охраны, наличие альтернативных способов охраны РИД и достигаемую каждым из них степень охраны РИД, в том числе возможность пресекать нарушения исключительных прав;
- выбрать оптимальный вариант охраны РИД, в том числе с учетом конкурентной среды и необходимости обеспечения комплексного подхода к правовой охране РИД, обеспечить подготовку и подачу заявок на выдачу патентов на РИД, способные к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, их сопровождение, введение режима коммерческой тайны и другое;
- обеспечить учет исключительных прав на РИД Организации (в том числе прав на РИД, приобретенных у сторонних организаций; государственный учет результатов НИОКР, выполняемых за счет средств федерального бюджета), в том числе бухгалтерский, актуализацию учетных данных, а также взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти по вопросам ведения реестров прав на РИД в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
в) в рамках реализации мероприятий по коммерциализации РИД:
- определить возможные эффекты от коммерциализации РИД с учетом приоритетов Организации на рынке и с учетом возможности:
расширения существующего рынка, выхода на новые для Организации рынки или создания нового рынка;
реализации разработок путем продажи лицензий или отчуждения прав на РИД;
- определить возможные механизмы коммерциализации создаваемых или приобретаемых прав на РИД, к которым могут быть отнесены следующие:
применение РИД в собственном производстве;
осуществление с другими компаниями, в том числе конкурентами, кросс‑лицензирования для получения легитимного доступа продуктов и технологий Организации на существующие и новые рынки, технологического встраивания в существующие отраслевые цепочки создания продуктов;
заключение лицензированных договоров или отчуждение исключительных прав на РИД;
внесение исключительных прав на РИД в уставные капиталы проектных компаний (организаций), в том числе дочерние, реализующие соответствующий проект, в том числе с привлечением средств соинвесторов;
- размещать в информационных источниках сведения о РИД Организации, по которым Организация готова заключить лицензионные соглашения, договора об отчуждении прав.
г) в рамках защиты исключительных прав на РИД:
- осуществлять регулярное проведение мониторинга реализуемой третьими лицами продукции (оказываемыми услугами, выполняемыми работами), который позволит выявить нарушение исключительных прав на РИД Организации, в том числе путем анализа разработок основных конкурентов, продукции, представляемой на соответствующих выставках;
- обеспечить принятие своевременных мер по прекращению нарушения третьими лицами исключительных прав на РИД Организации;
- проводить проверку патентной чистоты производимой и/или реализуемой Организацией продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг в целях недопущения нарушения Организацией прав третьих лиц;
- обеспечить защиту прав на РИД Организации, в том числе в административном, досудебном и судебном порядке, с привлечением, в случае необходимости, экспертов, иных заинтересованных лиц.

IV. Структура управления правами на РИД

Распределение полномочий и функций по управлению правами на РИД, которое должно быть закреплено в Основных положениях, необходимо осуществлять с учетом специфики деятельности Организации, наличия или отсутствия отдельных подразделений по управлению правами на РИД, объемов деятельности, связанной с управлением правами на РИД, требуемой для осуществления указанной деятельности.
В целях обеспечения построения эффективной системы управления правами на РИД в Организации целесообразно закрепить основные функции в указанной сфере за отдельным структурным подразделением, наделив его полномочиями по координации и контролю в соответствующей сфере, с учетом возможности при необходимости передачи ряда функций другим структурным подразделениям и (или) сторонним организациям, экспертам.
Достижение реализации всех функций (задач) системы управления интеллектуальной собственностью в Организациях рекомендуется осуществлять в том числе путем взаимодействия финансовых, юридических, технических, маркетинговых, кадровых служб с подразделением, ответственным за формирование стратегической и инновационной политики Организации по вопросам управления правами на РИД Организации.

V. Управление персоналом

В Основных положениях и Плане рекомендуется предусмотреть реализацию, в том числе следующих мероприятий, направленных на повышение эффективности управления персоналом:
- создание корпоративной культуры, поощряющей изобретательскую активность работников, в том числе периодическую организацию мероприятий, направленных на повышение мотивации работников в соответствующей сфере, путем проведения конкурсов, присуждения почетных званий, награждения грамотами и благодарностями;
- материальное стимулирование изобретательской активности работников, в том числе за участие в деятельности по созданию РИД и коммерциализации РИД, путем определения условий и порядка предоставления материального вознаграждения работникам, минимальных ставок вознаграждения и порядка его расчета в зависимости от сложности РИД, вклада работника в их создание и положительных эффектов в том числе в части получаемых доходов, снижения издержек, которые достигаются путем использования прав на РИД;
- обучение работников Организации по профилю их деятельности, а также по программам и курсам повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности;
- уточнение трудовых договоров с работниками либо заключение отдельных соглашений с ними в части регламентации вопросов, касающихся:
обеспечения режима коммерческой тайны, связанной с профессиональной деятельностью работника;
распределения и закрепления прав на РИД, созданных или доработанных работником в связи с выполнением служебных обязанностей (в том числе в соавторстве), включая основания, условия и порядок закрепления прав, недопущения нелегитимного использования прав на РИД работниками после увольнения из Организации;
вознаграждения за создание РИД в связи с выполнением служебных обязанностей, их использование в деятельности Организации.

VI. Финансовое обеспечение системы управления правами на РИД

В целях обеспечения эффективной реализации разрабатываемых Организацией Основных положений целесообразно предусмотреть в них подходы к финансовому обеспечению системы управления правами на РИД Организации, в рамках которых может быть предусмотрено следующее:
а) выделение при планировании бюджета Организации расходов на финансирование мероприятий по:
- созданию, выявлению потенциально охраноспособных РИД, обеспечению их правовой охраны, инвентаризации прав на РИД, поддержанию охранных документов в силе, коммерциализации РИД;
- мониторингу патентного ландшафта, выявлению новых перспективных направлений, по которым осуществляется технологически и коммерчески оправданная патентная активность;
- стимулированию изобретательской активности среди работников, а также повышению их квалификации и мотивации;
- созданию и поддержанию материально‑технической и информационной базы, необходимой для управления правами на РИД;
б) использование различных источников финансирования, в том числе внешних (государственный заказ, венчурное финансирование, заемные средства, средства, выделяемые в рамках государственной поддержки проведения НИОКР), внутренних (собственные средства, в том числе средства специализированных фондов, прибыль);
в) определение неснижаемого объема средств, выделяемых для целей управления правами на РИД Организации.

VII. Мониторинг эффективности системы управления правами на РИД

В Основные положения рекомендуется включить положения, определяющие порядок проведения мониторинга и оценки эффективности системы управления правами на РИД, выполнения Плана.
Организациям рекомендуется разработать комплекс ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ), включающий количественные и качественные показатели (среди которых могут быть следующие: количество поданных заявок на получение охранных документов, в том числе за рубежом; количество полученных охранных документов, в том числе за рубежом; доля РИД, используемых в собственном производстве; число заключенных лицензионных договоров в отношение прав на РИД Организации; доля выручки от реализации продукции, при производстве которой применяются РИД Организации), и определить их целевые значения в среднесрочной и долгосрочной перспективе, позволяющие оценить эффективность реализации Основных положений, выполнения Плана, а также эффективности функционирования системы управления правами на РИД. Указанные КПЭ также рекомендуется увязать с реализацией программ инновационного развития в целях содействия достижению отраженных в них целевых показателей.
При этом целесообразно закрепить периодичность проведения такого мониторинга (не реже 1 раза в год), возможность проведения бенчмаркинга и оценки рисков недостижения установленных КПЭ.
На основе данных мониторинга с целью повышения эффективности деятельности по управлению правами на РИД Организациям рекомендуется определять наличие или отсутствие необходимости корректировки Основных положений и созданной системы управления правами на РИД.

Под выявлением результата интеллектуальной деятельности понимается идентификация такого результата, признаки которого соответствуют юридическим признакам охраноспособных объектов интеллектуальной собственности, и в отношении которого может быть принято решение о признании прав на этот результат как объект интеллектуальной собственности, а также идентификация РИД, имеющих охранный документ, но не учтенных и не числящихся на балансе учреждения.

Для проведения работ по выявлению РИД приказом руководителя учреждения необходимо создать экспертную комиссию из числа наиболее квалифицированных специалистов, например, в сфере наноиндустрии и интеллектуальной собственности, утвердить регламент работы экспертной комиссии, порядок взаимодействия подразделений и предоставления необходимой информации экспертной комиссии. Комиссия может действовать на постоянной основе, в этом случае рекомендуется утвердить план работ экспертной комиссии на предстоящий период.

Полномочиями экспертной комиссии может быть наделен уже существующий и постоянно действующий в государственном научном или образовательном учреждении орган или специально созданное структурное подразделение по управлению интеллектуальной собственностью. С каждым членом экспертной комиссии заключается соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

При проведении работ по выявлению РИД в рамках сдачи–приемки результатов НИОКТР следует руководствоваться нормами части IV ГК РФ и условиями государственного (муниципального) контракта или гражданско-правового договора. Если охраноспособные РИД созданы в рамках государственного или муниципального контракта, то в соответствии с п.2 ст.1373 ГК РФ исполнитель направляет государственному или муниципальному заказчику письменное уведомление о получении РИД, способного к правовой охране с учетом результатов работы экспертной комиссии о признании РИД.

Если РИД выявлены в ходе инвентаризации, то порядок и документальное оформление результатов инвентаризации регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами [ 31,34,35 ].

В соответствии с Положением проводится обязательная и инициативная инвентаризация. Инвентаризацию проводят: а) при обязательной инвентаризации – комиссия по приватизации, реорганизации или ликвидации, создаваемая в соответствии с действующим законодательством; б) при инициативной инвентаризации - рабочая инвентаризационная комиссия, создаваемая приказом руководителя учреждения. При этом инвентаризация может сопровождаться дополнительными мероприятиями по осуществлению научно–технического, правового и экономического анализа РИД.

Целями научно–технического анализа является выявление РИД; правового анализа – определение правообладателя на каждый выявленный РИД, включая установление действительности документов, подтверждающих права правообладателя; экономического анализа - определение коммерческой ценности и перспектив коммерческой реализации выявленных РИД и прав на них. Результаты анализа оформляются отдельно – аналитическим отчетом.

К дополнительным мероприятиям, проводимым в ходе инвентаризации, относятся: идентификация субъектов прав на выявленные РИД по результатам проведенного правового анализа документов и сведений ; разработка рекомендаций по получению правовой охраны на выявленные РИД и их использование в целях коммерциализации. Экспертная комиссия может быть включена в состав рабочей инвентаризационной комиссии для проведения научно–технического и правового анализа. При выявлении РИД в виде научной, научно–технической экспертизы, порядок проведения таких работ организуется экспертной комиссией на основе имеющегося опыта, квалификации и знаний. При этом следует также руководствоваться общими правилами ст. 14 ФЗ №127, а также ведомственными правовыми документами, имеющими отношение к данной проблеме. Выявление результатов интеллектуальной деятельности осуществляется: – при проведении и по итогам НИОКТР и других видов работ, исполнителем которых является государственное образовательное или научное учреждение;– по информации работников государственных образовательных и научных учреждений о создании охраноспособных РИД в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей;– по итогам инвентаризации прав на РИД, принадлежащих и (или) используемых государственным научным и образовательным учреждением;– при проведении научной, научно–технической экспертизы.

В ходе выполнения операций по выявлению могут иметь место следующие виды РИД: а) РИД, имеющие охранные документы или охраняемые в режиме коммерческой тайны; б) способные к правовой охране РИД, которые целесообразно защитить патентом; в) РИД, правовая охрана которых нецелесообразна (например, не всякая программа для ЭВМ требует правовой охраны); д) РИД, которые целесообразно защитить в режиме коммерческой тайны; например, ноу-хау. е) РИД, не подлежащие правовой охране.

Экспертная комиссия по результатам выявления РИД составляет положительное (либо отрицательное) заключение о соответствии (либо несоответствии) результата интеллектуальной деятельности признакам объекта правовой охраны, а также готовит рекомендации по отбору РИД для практического применения (внедрения). Все эти материалы экспертная комиссия представляет на рассмотрение научно–техническому (научному, ученому) совету, который своим решением может рекомендовать руководителю утвердить либо отклонить подготовленное экспертной комиссией заключение.

Рассмотрим методику выявления РИД из результатов научно-технической деятельности. Выявление РИД проводится в пять этапов.

На первом этапе экспертная комиссия определяет способ выявления РИД: 1) на основе отчетов НИОКТР, актов сдачи–приемки результатов НИОКТР; 2) на основе материалов инвентаризации прав на РИД; 3) на основе заявки автора РИД; 4) заключения экспертизы (научной, научно–технической).

На втором этапе устанавливается соответствие рассматриваемого результата работ результатам научно–технической деятельности, а также юридическим признакам РИД; определяются возможность результата иметь объективную форму выражения и источник финансирования НИОКТР; выявляется целесообразность применения РИД в конечной научно-технической продукции по госконтракту. Следует заметить, что к результатам научно–технической деятельности относятся результаты научных исследований и разработок в виде образца нового изделия, конструкторской документации на него или новой технологии.

Например, из темы научно–исследовательской работы "Новые нанотехнологические принципы создания сенсоров" очевидна взаимосвязь получаемых результатов (использование функционализированных металлических наночастиц, нанопроволок и нанотрубок, макроскопических материалов с характерными особенностями свойств на наноразмерном уровне или поверхностной обработкой на нанометровом масштабе и наноструктурированных механических систем) с решением проблемы разработки новых сенсорных изделий на основе нанотехнологий. Далее комиссией устанавливается, что данный результат выражен в объективной форме. Под объективной формой в общем случае понимается форма, реально доступная для восприятия человеком. Частный случай объективной формы выражения – материальная форма. Если из существа материального объекта следует сущность входящих в него РНТД, то материальные объекты могут рассматриваться как объективная форма выражения результата.

Технические задания на выполнение работ могут предусматривать разработку таких видов научно–технической документации, как: при выполнении исследований – отчет о научно–исследовательской работе, а в случае опытно–конструкторских и технологических работ – проектная, техническая (конструкторская, технологическая, программная, эксплуатационная и иная) документация.

Результаты работ могут также отражаться также в письменных уведомлениях автора работодателя, письменных уведомлениях исполнителя государственного заказчика, в заявках на выдачу патента и на регистрацию, описаниях к патентам и свидетельствам, в нормативных актах, в т.ч. локальных (инструкции и методики) и в научной литературе (рукописи, опубликованные статьи, монографии, пособия и прочее).

Кроме документального оформления в случае опытно–конструкторских и технологических работ государственные (муниципальные) контракты могут предусматривать представление результатов работ в виде макетов, опытных образцов, изделий установочной партии, изделий, принятых в эксплуатацию, конечной продукции, а также в виде образцов веществ, материалов, штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных и пр.

В задачу выявления РНТД как объекта интеллектуальной собственности входит установление соответствия достигнутого результата, закрепленного законодательством, положениями государственных стандартов, контрактов или иных договоров. Если законодательство и государственный контракт, техническое задание предусматривают представление результата работ в виде научно–технической документации или иных документов, либо материального объекта, необходимо проверить соответствие рассматриваемого результата установленным требованиям.

Последовательное документальное оформление создания РИД, итоги и ход реализации мер для признания за правообладателем и получения правообладателем прав на результаты интеллектуальной деятельности, существенно снижает трудозатраты на выявление тех РИД, которым предоставляется правовая охрана. Помимо отчета о научно–исследовательской работе или технической документации по результатам опытно–конструкторских или технологических работ, к документам, отражающим наличие различных результатов интеллектуальной деятельности, относятся:

–уведомления организации–исполнителя в адрес заказчика о собственной предшествующей интеллектуальной собственности;

–уведомления организации–исполнителя в адрес заказчика о необходимости использования РИД – объектов исключительных прав третьих лиц;

–договоры с соисполнителями, субподрядчиками, в том числе о выполнении НИОКТР, направленные на создание элементов РНТД;

–отчеты о патентных исследованиях в целях выявления ближайших аналогов, прототипов для создания новых РИД, установления патентоспособности РИД;

– уведомления организации–исполнителя в адрес заказчика о получении РИД, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца.

–уведомления организации–исполнителя в адрес заказчика о готовности результатов работ (этапа работ) к сдаче;

–акты испытаний, заключения приемочной комиссии и прочая документация сдачи–приемки результатов НИОКТР. При этом нужно учитывать, что акты испытаний могут быть полезны не для любых результатов.

–инвентаризационные ведомости, акты инвентаризации прав на РНТД на основании Положения об инвентаризации прав на результаты научно–технической деятельности (Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2002 № 7 "О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно–технической деятельности" (в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 265, от 09.06.2007 № 366, от 12.09.2008 № 673);

– заявки на выдачу патента, заявки на государственную регистрацию, материалы переписки с Роспатентом, решение о выдаче патента, уведомления, свидетельства о государственной регистрации, патенты Российской Федерации, патенты иных стран;

– документы, подтверждающие принятые меры по охране конфиденциальности информации в виде секретов производства (ноу–хау);

Бухгалтерские документы, подтверждающие расходы на приобретение, создание, безвозмездное получение прав на РИД;

– учетные документы (формы) для государственного учета результатов научно–технической деятельности на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2005 № 284 с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 622, дело документов объекта государственного учета РНТД в соответствии с "Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. № 63.

При необходимости первичного выявления новых охраняемых РИД проводят их комплексный анализ.

Экспертная комиссия составляет два реестра по РИД: один – по РИД, на которые имеются правоустанавливающие документы, второй – по охраноспособным РИД с рекомендациями для оформления их как объектов соответствующей правой охраны (изобретение, полезная модель, программа для ЭВМ и т.д.) Права на РИД могут принадлежать государству в лице государственного заказчика, исполнителю НИОКТР или совместно заказчику и исполнителю. Принадлежность прав на РИД указывается в государственном контракте, договоре, заказе на выполнение работ.

Установление предназначения рассматриваемого РИД, его функциональная пригодность к определенной практической деятельности осуществляется на основе анализа характеристик РИД, проводимого квалифицированными специалистами. При этом эксперты используют информацию, содержащую в техническом задании на выполнение работ, отчетной и технической документации. Желательно при этом обращать внимание на полноту отражения в документах потенциальной пригодности РИД для использования в конкретной области деятельности.

При анализе назначения РИД, его практической пригодности применимы подходы к установлению соответствия РИД такому условию патентоспособности как промышленная применимость. В соответствии с п. 4 ст. 1350 ГК РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в индустрии наносистем. Применение "Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели" (утверждены приказом Роспатента от 31.03.2004 № 43), возможно в части, не противоречащей части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом, следует отличать результаты, изначально предназначенные для практического применения, но не доведенные до этой стадии от результатов, функционально не пригодные для реализации своего назначения, и результатов, изначально не имеющих такого предназначения.

На третьем этапе по выявлению РИД подготавливается отрицательное заключение в том случае, если на втором этапе не удалось установить соответствие рассматриваемого результата хотя бы одному из юридических признаков РИД. В отрицательном заключении указываются основания, по которым не может быть принято решение о признании указанного результата объектом интеллектуальной собственности.

Если рассмотренный результат отвечает юридическим признакам РИД, то уточняются правообладатели исключительных прав, срок действия прав на РИД, которые были созданы ранее и учтены в составе нематериальных активов учреждения. Также определяются те РИД, которые создаются на данный момент для включения их в состав НМА учреждения и отбираются РИД, способные к правовой охране.

На четвертом этапе готовится следующая информация: краткое описание РИД в целом с указанием его назначения; перечень охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности с указанием реквизитов (библиографических данных), дат начала действия (приоритета) и сроков действия документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (патентов, свидетельств); перечень охраноспособных РИД и тех, которые не подлежат правовой охране. Одновременно разрабатываются рекомендации о целесообразности признания и получения прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности, и составляется заключение о соответствии РИД юридическим признакам.

На пятом этапе экспертная комиссия выявляет РИД, имеющие коммерческую ценность. Для этого она проводит исследование рынка интеллектуальной собственности в регионе, в России и мирового рынка. При этом используются материалы аналитических обзоров научной литературы, патентной информации по определенной тематике и др. На основе материалов исследования рынка экспертная комиссия осуществляет отбор РИД и его оценку по рыночной стоимости. Весь пакет документов (заключение, рекомендации, материалы исследования рынка, реестры) экспертная комиссия представляет научно–техническому совету учреждения на рассмотрение.

Научно-технический совет рассматривает и рекомендует руководителю учреждения вынести соответствующее решение. На основе решения, вынесенного руководителем учреждения и оформленного в виде приказа, выявленные РИД, имеющие охранный документ и способные стать основой для коммерциализации, принимаются к бухгалтерскому учету. По охраноспособным РИД отдельным приказом руководителя учреждения выносится решение о проведении работ на получение правоустанавливающего документа.

В комплекс работ по выявлению результатов интеллектуальной деятельности включается и инвентаризация. Порядок, сроки проведения инвентаризации РИД и персональный состав рабочей инвентаризационной комиссии утверждается руководителем учреждения. В состав комиссии целесообразно включить работников бухгалтерской службы, представителей службы внутреннего аудита, разработчиков информационных систем, базы данных др. РИД, руководителей подразделений, осуществляющих научную работу в государственном научном и образовательном учреждении, сотрудников патентно–лицензионного подразделения или подразделения, выполняющего патентно–лицензионные функции.

Рабочая инвентаризационная комиссия анализирует наличие документов, подтверждающих правомерность владения имущественными правами. К ним относятся: договоры на выполнении НИИ, НИОКТР, в том числе в процессе трудовой деятельности; договоры (лицензионные) на приобретение РИД, на приобретение права использования РИД; патенты, свидетельства. Учет выявленных при инвентаризации прав на РИД осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами о бухгалтерском учете. При этом неучтенные объекты РИД, выявленные при проведении инвентаризации, принимаются к бухгалтерскому учету по их текущей рыночной стоимости, установленной для целей бухгалтерского учета на дату принятия к бухгалтерскому учету.

При определении текущей рыночной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта РИД инвентаризационной комиссией используются данные о ценах на аналогичные объекты РИД, полученные от организаций-изготовителей, сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций.

Выявленные при инвентаризации РИД, т.е. как неучтенные подлежат оприходованию и зачислению на увеличение финансирования (фондов) у бюджетной организации с последующим установлением причин возникновения .

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете.

"Финансовые и бухгалтерские консультации", 2008, N 4

Проанализируем изменения в налогообложении реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также рассмотрим положения части четвертой Гражданского кодекса РФ, имеющие значение для целей налогообложения.

Кому предоставляются льготы

В Налоговом кодексе РФ с 1 января 2008 г. появилась еще одна льгота. Начиная с этой даты не облагается НДС реализация исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Первое, что обращает на себя внимание, - ограничен перечень результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), операции с которыми не подлежат обложению НДС. В ст. 1225 ГК РФ приведен длинный перечень РИД и средств индивидуализации. Из этого перечня освобождаются от НДС только изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау). Однако по-прежнему необходимо заплатить НДС с передачи прав на товарный знак и знак обслуживания, авторских прав (кроме исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных).

Итак, льгота распространяется, во-первых, на реализацию исключительных прав на указанные РИД, а во-вторых, на реализацию прав на использование указанных РИД в соответствии с лицензионным договором <1>. Поэтому для подтверждения права на льготу в первом случае необходимо иметь договор об отчуждении исключительных прав (ст. ст. 1233 и 1234 ГК РФ), во втором - лицензионный (ст. 1235 ГК РФ).

<1> Налогоплательщик не может отказаться от применения этой льготы (п. 5 ст. 149 НК РФ).

К чему приводит интеллектуальная деятельность...

Чтобы понять смысл внесенных в НК РФ изменений, необходимо определиться с такими понятиями, как "исключительные права на РИД", "права на использование РИД".

Согласно ст. 44 Конституции РФ интеллектуальная собственность охраняется законом. В силу положений части четвертой Гражданского кодекса РФ (ст. 1225) под интеллектуальной собственностью понимаются результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Отметим, что такой результат интеллектуальной деятельности, как программы для ЭВМ, охраняется авторским правом в качестве литературного произведения (ст. 1261 ГК РФ).

На результаты интеллектуальной деятельности у автора (иного правообладателя) возникают интеллектуальные права, которые включают в себя целый комплекс прав. Во-первых, это исключительное право. Во-вторых, авторские права: право авторства, право на имя. Авторские права являются личными неимущественными правами, т.е. принадлежат только автору РИД и не могут отчуждаться и передаваться иным лицам. В-третьих, другие права, такие как право следования, доступа, право на вознаграждение за использование служебного произведения. Для целей налогообложения важно именно исключительное право, поскольку оно имущественное, т.е. может быть передано третьим лицам на основании договора.

Исключительное право представляет собой право на использование РИД в любой форме, любым не противоречащим закону способом и включает в себя также право распоряжения РИД (ст. 1229 ГК РФ). Так, использованием программы для ЭВМ считаются: воспроизведение (изготовление одного и более экземпляров на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ), публичный показ, распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала либо экземпляров (ст. 1270 ГК РФ). Продать же экземпляр фонограммы (а по аналогии и экземпляр программы для ЭВМ) предприниматель может только при наличии исключительных прав в форме распространения <1>.

<1> Пункт 2 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122).

Следствием признания исключительного права имущественным является возможность его залога и продажи с публичных торгов.

Оформляем договор

Итак, исключительное право другому лицу может быть передано автором по договору, а также может перейти в силу закона (при обращении взыскания на имущество правообладателя либо в порядке универсального правопреемства: наследование, реорганизация юридического лица). На основании каких именно договоров может быть передано третьим лицам исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации? По договору может передаваться как исключительное право, так и право на использование произведения. В части четвертой ГК РФ названы два вида договора: об отчуждении права и лицензионный. Рассмотрим каждый из них.

Когда исключительное право передается другому лицу в полном объеме, заключается договор об отчуждении исключительного права (ст. ст. 1233 и 1234 ГК РФ). По такому договору одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на РИД или средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права являются предмет договора, а если договор возмездный - также условие о размере вознаграждения или порядке его определения. Если существенные условия договора отсутствуют, он считается незаключенным.

Предмет договора - это условие о передаче исключительного права на РИД или обязательство по его передаче. В договоре должны быть указаны характеристики отчуждаемого объекта и реквизиты, перечисленные в документе о регистрации (если данный объект подлежит государственной регистрации). Кроме того, в договоре следует указать, что исключительное право передается приобретателю в полном объеме. В противном случае договор будет считаться лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного права может быть и безвозмездным. Однако отметим, что между коммерческими организациями и договор об отчуждении исключительного права, и лицензионный договор будут всегда возмездными, поскольку дарение между юридическими лицами запрещено (п. 4 ст. 575 ГК РФ).

Договор должен быть заключен в письменной форме и в ряде случаев нуждается в государственной регистрации. Если не соблюдено условие о форме и регистрации, он будет недействительным (п. 2 ст. 1234 ГК РФ). Договор об отчуждении исключительного права может быть как реальным (если правообладатель обязуется передать), так и консенсуальным (если правообладатель передает). Реальный договор считается заключенным с момента совершения каких-либо действий, например с момента передачи экземпляра программы для ЭВМ. Консенсуальный договор заключается в момент его подписания сторонами.

На взгляд автора, целесообразнее всего использовать конструкцию консенсуального договора, по которому право переходит к приобретателю с момента подписания договора или с момента его государственной регистрации (при необходимости). Более того, если в договоре не указано иное, то он считается консенсуальным (п. 4 ст. 1234 Гражданского кодекса РФ).

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в определенных договором пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Условия лицензионного договора, по мнению автора, можно разделить на существенные и обязательные. К существенным условиям относятся следующие.

1. Предмет договора. В договоре должны быть указаны РИД или средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство). В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

В зависимости от того, сохраняет ли лицензиар право в дальнейшем выдавать аналогичные выданной лицензиару лицензии, они бывают двух типов:

• простая (неисключительная) лицензия, по условиям которой лицензиар сохраняет право выдачи лицензий другим лицам. При отсутствии упоминания в договоре о характере лицензии она предполагается простой (неисключительной) - п. 2 ст. 1236 ГК РФ;
• исключительная лицензия, которая лишает лицензиара права выдавать аналогичные лицензии другим лицам.

Однако один и тот же договор может одновременно содержать условия исключительной и неисключительной лицензии для разных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).

1. Способы и пределы использования РИД или средства индивидуализации. Если конкретный способ использования РИД в договоре не оговорен, то лицензиат не имеет права использовать РИД таким образом (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Например , если лицензиат планирует установить программу на компьютер и сдавать компьютер в аренду, то в таком случае одним из закрепленных в договоре способов использования программы для ЭВМ должен стать прокат <1>.

<1> Пункт 3 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122).

1. Условие о размере вознаграждения или порядке его определения в возмездном лицензионном договоре. Вознаграждение может выплачиваться в разных формах: фиксированные разовый (паушальный) или периодические (роялти) платежи, процентные отчисления от дохода или выручки (натуральные выплаты) либо иное. Например , в виде комбинированных платежей, когда платеж состоит из части паушального платежа плюс роялти.

Если при отсутствии существенных условий договор считается незаключенным, то неупоминание в договоре обязательных условий всего лишь затруднит его толкование и применение.

Так, обязательным условием является срок, на который заключается лицензионный договор. Этот срок не может превышать срок действия исключительного права на РИД или на средство индивидуализации. Если в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается. Также если в договоре не указана территория, на которой допускается использование РИД или средства индивидуализации, то лицензиат вправе использовать их на всей территории РФ.

В отношении лицензионного договора также действуют правила о письменной форме и обязательной регистрации (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1235 ГК РФ). При несоблюдении этих условий договор будет считаться незаключенным. В отличие от договора об отчуждении исключительного права закон не устанавливает точный момент предоставления права пользования лицензиату. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п. 1 ст. 425 ГК РФ). При этом договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 433 ГК РФ). Это означает, что стороны лицензионного договора вправе установить в нем конкретный момент, с которого лицензиат может пользоваться указанным результатом. На взгляд автора, если такой момент в договоре не установлен, право использования РИД переходит к лицензиату с момента подписания договора (государственной регистрации).

Для договоров, которые действуют с момента государственной регистрации, стороны вправе предусмотреть, что лицензиат вправе использовать РИД с момента подписания договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ). К тому же такая оговорка снимет претензии со стороны налоговых органов по поводу документальной неподтвержденности расходов на уплату лицензионных платежей с момента подписания лицензионного договора до момента его регистрации. По мнению Минфина России, такая формулировка позволяет учесть арендные платежи за период с момента передачи объекта до государственной регистрации договора (Письмо от 12 июля 2006 г. N 03-03-04/2/172).

Новеллой является введение для лицензиата обязанности по представлению отчетов об использовании РИД. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании РИД или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию (ст. 1237 ГК РФ). Представление отчетов об использовании РИД является диспозитивным правилом, которое стороны при заключении лицензионного договора вправе изменить.

Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (п. 7 ст. 1235 ГК РФ).

Итак, подведем промежуточный итог. В отличие от договора об отчуждении исключительного права по лицензионному договору передается не само исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, а только право использовать этот результат. Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату, поскольку исключительное право по-прежнему остается у правообладателя и он вправе передать его по договору об отчуждении или распорядиться им любым иным законным способом. Прекращения лицензионного договора не происходит: просто права лицензиара переходят к новому лицу (п. 7 ст. 1235 ГК РФ).

Особо нужно отметить сублицензионный договор. В целях освобождения операции от обложения НДС Минфин России приравнял сублицензионный договор к лицензионному. Так, согласно Письму от 16 января 2008 г. N 03-07-11/11 передача лицензиатом прав на использование РИД (поименованных в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ) на основании сублицензионного договора освобождается от налогообложения так же, как и передача по лицензионному договору.

По сублицензионному договору лицензиат предоставляет право использовать РИД или средства индивидуализации другому лицу с письменного согласия лицензиара. На взгляд автора, согласие лицензиара может быть изложено как в тексте лицензионного договора, так и в отдельном документе, исходящем от лицензиара. Право использования РИД предоставляется сублицензиату только в пределах тех прав и способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата. Кроме того, срок действия сублицензионного договора не может быть больше срока, на который лицензиату предоставлена лицензия. Если срок все же больше, то сублицензионный договор считается заключенным на срок действия лицензионного договора. К сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре (ст. 1238 ГК РФ).

Регистрировать или не регистрировать

Для ответа на вопрос, достаточно ли сторонам просто подписать договор или его необходимо зарегистрировать в Роспатенте, необходимо проанализировать, подлежит ли государственной регистрации сам результат интеллектуальной деятельности (средство индивидуализации).

Если РИД или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации (товарный знак, наименование места происхождения товара, изобретение, полезная модель, промышленный образец, селекционное достижение и единая технология при использовании за рубежом), необходимо будет регистрировать и договор. В ряде случаев регистрация РИД необязательна и производится по желанию правообладателя (программа для ЭВМ, база данных, топология интегральной микросхемы). Если все же РИД был зарегистрирован правообладателем, то и договору не миновать Роспатента.

Кроме рассмотренных двух видов договоров должны быть зарегистрированы договор залога исключительного права на РИД и договор коммерческой концессии (ст. 1232 ГК РФ).

Коммерческая концессия в перечень не попала

Права на РИД и средство индивидуализации могут передаваться и на основании договора коммерческой концессии. По такому договору одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Несмотря на то что по договору коммерческой концессии может передаваться право использования такого льготируемого РИД, как ноу-хау, скорее всего контролирующие органы будут настаивать на том, что с платежей по такому договору НДС нужно будет заплатить, поскольку данный договор не поименован в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. Однако при возникновении споров можно ссылаться на единственное отличие договора коммерческой концессии от лицензионного - объект договора. В первом случае объект - это комплекс исключительных прав, а во втором - право пользования объектом интеллектуальной собственности. Если передается только один РИД, то имеет место лицензионный договор, а совокупность РИД - коммерческая концессия.

В п. 4 ст. 1027 ГК РФ указано, что на договор коммерческой концессии распространяются правила о лицензионном договоре, если это не противоречит существу договора коммерческой концессии. И если к данному виду договоров применяются нормы о лицензионном договоре, то в таком случае коммерческая концессия - это уже не самостоятельный договор, а вид лицензионного договора с множественным предметом. Ведь приравнивает же Минфин России сублицензионный договор (также не поименованный в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ) к лицензионному!

Трудность может возникнуть при передаче по договору коммерческой концессии РИД, как облагаемых, так и не облагаемых НДС. В этом случае необходимо будет разделить платежи по РИД в целях правильного расчета налога.

Критическая дата

Согласно п. 8 ст. 149 НК РФ при отнесении операций к не подлежащим налогообложению применяется тот порядок освобождения от налогообложения, который действовал на дату отгрузки товаров (вне зависимости от даты их оплаты). Поэтому платежи по договорам, которые были заключены до 1 января 2008 г., но оплата по которым прошла после этой даты, облагаются НДС.

Часть четвертая ГК РФ распространяется на правоотношения, возникшие после введения ее в действие. По правоотношениям, появившимся до этого момента, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие <1>. Кроме того, нормы части четвертой ГК РФ о порядке заключения и форме договоров, а также об их государственной регистрации будут применяться к договорам, заключенным после 1 января 2008 г., даже если предложение заключить договор направлено до указанной даты.

<1> Статья 7 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Если договор заключен до 1 января 2008 г. и продолжает действовать после этой даты, к такому договору применяются следующие обязательные для сторон договора нормы части четвертой ГК РФ:

• об основаниях, последствиях и порядке расторжения договоров;
• ответственности за нарушение договорных обязательств, если соответствующие нарушения были допущены после 1 января 2008 г., за исключением случаев, когда в договорах, заключенных до этой даты, предусматривалась иная ответственность за такие нарушения.

Налогообложение после 1 января 2008 года Учитываем прибыль

Кроме освобождения от обложения НДС операций с рядом РИД с 1 января 2008 г. увеличена стоимость, при превышении которой РИД или средство индивидуализации могут признаваться нематериальным активом (п. 1 ст. 256 НК РФ): первоначальная стоимость РИД или средства индивидуализации должна составлять более 20 000 руб. (при условии соблюдения всех прочих условий для признания НМА). Также единовременно должны выполняться условия, закрепленные в новом ПБУ 14/2007 <2> и п. 3 ст. 257 НК РФ.

<2> Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007 утверждено Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н.

К новым налоговым рискам относится отсутствие в налоговом законодательстве норм, регулирующих порядок признания расходов на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью от 10 000 до 20 000 руб. (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ). А также норм, регулирующих порядок признания расходов на приобретение исключительных прав на иные РИД стоимостью до 20 000 руб. Такой риск возник из-за того, что одновременно с увеличением стоимости НМА не был увеличен размер единовременно признаваемых в расходах платежей (ст. 264 НК РФ). Поэтому не исключено, что единовременное признание платежей в размере от 10 000 до 20 000 руб. вызовет спор с налоговой инспекцией, поскольку стоит ожидать, что налоговый орган предложит "разделить" такие платежи на весь срок использования РИД.

Отчуждение исключительного права по соответствующему договору

Если договор предусматривает единовременный платеж, то у правообладателя доходы от реализации признаются на дату перехода права на РИД, а начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия объекта НМА. Что касается правопреемника, то у него сумма расходов на приобретение РИД и доведение его до пригодного состояния формирует первоначальную стоимость актива, а начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода актива в эксплуатацию.

Если же платежи носят периодический характер, то правообладатель признает доходы от реализации на дату осуществления расчетов по условиям договоров (либо на последний день периода) и прекращает начисление амортизации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия объекта НМА. У правопреемника в таком случае не возникает амортизируемого актива (пп. 8 п. 2 ст. 256 НК РФ), а расходы признаются в прочих расходах в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникают исходя из условий сделки (пп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ).

При заключении сторонами лицензионного договора РИД остается на балансе лицензиара, и поэтому начисление амортизации не прекращается. Доходы от реализации лицензиар признает на дату осуществления расчетов в соответствии с условиями сделки вне зависимости от вида платежа, а лицензиат признает расходы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникают исходя из условий сделки.

У контролирующих органов может быть целый ряд причин, чтобы отказать в признании расходами платежей на основании их несоответствия критериям п. 1 ст. 252 НК РФ. Так, расходы должны быть документально подтверждены платежными документами и договором (коммерческой концессии, лицензионным или об отчуждении исключительного права). Некоторые считают, что для признания расходов по названным договорам необходимо оформить акты о передаче прав по лицензионному договору (договору об отчуждении исключительного права).

Однако законодательство не содержит требований о составлении акта на передачу права. Такое требование было бы абсурдом. Право переходит на основании договора с момента его заключения (государственной регистрации) или с момента, который указан в самом договоре. Например , при продаже здания составляется передаточный акт на прием-передачу здания, но не о передаче права собственности. Право собственности переходит с момента государственной регистрации, и составление акта на его переход законодательно не требуется.

Так и по лицензионному договору (договору об отчуждении исключительного права) право считается переданным в момент, указанный в договоре, а если такой момент не установлен - в момент подписания договора или его государственной регистрации. Отсутствие необходимости в оформлении акта косвенно подтверждают и Письма Минфина России от 3 октября 2006 г. N 03-03-04/1/683, от 8 июня 2006 г. N 03-03-04/4/102, от 14 марта 2006 г. N 03-03-04/1/230, от 18 января 2006 г. N 03-04-08/12, Письма УМНС России по г. Москве от 30 сентября 2002 г. N 26-12/45796, от 22 февраля 2001 г. N 03-12/8980. По мнению контролирующих органов, документом, служащим основанием для начисления лицензионного вознаграждения, является зарегистрированный в установленном порядке договор.

Если договор подлежит государственной регистрации, то возможен спор по принятию в расходах платежей, осуществленных по договору, но до регистрации. В Письмах от 3 октября 2006 г. N 03-03-04/1/683 и от 14 марта 2006 г. N 03-03-04/1/230 финансовое ведомство указывало, что до регистрации лицензионного договора организация не вправе уменьшить налогооблагаемую прибыль на сумму лицензионного вознаграждения по указанному договору. Избежать спора можно, прописав в договоре, что он распространяет свое действие на отношения, возникшие до момента государственной регистрации.

Есть ли НДС в программе для ЭВМ

Для подтверждения освобождения от НДС при передаче прав на РИД необходимо запастись договором об отчуждении исключительного права, лицензионным (сублицензионным) договором в письменной форме (Письма Минфина России от 29 декабря 2007 г. N 03-07-11/648, от 25 декабря 2007 г. N 03-07-11/640). А вот договор коммерческой концессии или купли-продажи не подойдет (Письма Минфина России от 15 января 2008 г. N 03-07-08/07, от 29 декабря 2007 г. N 03-07-11/649, от 19 ноября 2007 г. N 03-07-08/338), так же как и лицензионный договор присоединения (Письмо Минфина России от 29 декабря 2007 г. N 03-07-11/648). Отсутствие договора в письменной форме или государственной регистрации договора будет основанием для отказа в вычете продавцу.

Под особый прицел налоговой службы, вероятнее всего, попадет передача прав на программы для ЭВМ. По мнению контролирующих органов, при реализации программ налогообложение зависит от способа реализации:

• если правообладатель передает лицензиату права на использование программ для ЭВМ посредством заключения лицензионного договора, НДС не начисляется;
• если же правообладатель передает лицензиату такие права посредством реализации экземпляра программы для ЭВМ (записанной на материальный носитель) с вложенным лицензионным соглашением, то здесь заплатить НДС необходимо (Письмо Минфина России от 29 декабря 2007 г. N 03-07-11/648).

Заплатить НДС придется и в случае приобретения покупателем экземпляра программы по договору купли-продажи, например при покупке диска с записанной на нем программой для ЭВМ (Письма Минфина России от 15 января 2008 г. N 03-07-08/07, от 29 декабря 2007 г. N 03-07-11/649).

Многие компании в настоящий момент пересматривают свою договорную базу в связи с позицией Минфина России (при этом согласно переоформленным договорам экземпляры программы продаются с НДС, а право по лицензии - без него). Рассмотрим, почему финансовое ведомство считает, что необходимо заплатить НДС при передаче прав посредством реализации экземпляра программы для ЭВМ на диске конечному пользователю.

Дело в том, что потребитель заключает с правообладателем лицензионный договор присоединения <1> о предоставлении права использовать программу для ЭВМ. По договору присоединения начало использования программы означает согласие потребителя на заключение лицензионного договора. При этом условия договора изложены на приобретаемом экземпляре программы или на его упаковке (п. 3 ст. 1286 ГК РФ). По мнению Минфина России, в момент передачи диска договор присоединения еще не заключен, поскольку программу еще не начали использовать, а договор будет считаться заключенным только после начала использования программы.

<1> Под договором присоединения понимается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (ст. 428 ГК РФ).

Неизвестно, поддержат ли финансовое ведомство судьи. ВАС РФ уже отказывался признавать диск с записанной на нем программой товаром как не соответствующий критериям п. 3 ст. 38 НК РФ, а реализацию такого диска - объектом обложения НДС (Постановления Президиума ВАС РФ от 2 августа 2005 г. N 2617/05, от 16 ноября 2004 г. N 6579/04). По мнению судей, передача программы на компакт-диске означает передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности - нематериальные активы (право на использование программы). Вероятно, что и в дальнейшем суды будут придерживаться указанной позиции. Кроме того, арбитры неоднократно отмечали, что гражданско-правовая оценка ситуации не влияет на налоговые последствия (например, Постановление ФАС Уральского округа от 1 октября 2007 г. по делу N Ф09-3054/06-С3).

А согласно п. 3 ст. 1286 ГК РФ заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ допускается путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре программы или на его упаковке. В отличие от традиционных лицензионных договоров, заключаемых в предписанной законодательством письменной форме, данные договоры являются разновидностью конклюдентных сделок. Лицензия обычно располагается на внешней стороне запечатанных прозрачной пленкой упаковок, и в момент покупки программы покупатель может прочитать лицензионное соглашение. Кроме того, покупатель изначально намерен использовать программу, но при приобретении такое использование невозможно. К тому же в п. 3 ст. 1286 ГК РФ не сказано, что договор присоединения заключен с момента начала использования программы, а лишь отмечено, что указанный момент считается согласием на заключение договора. Более того, понятие "использование" должно определяться условиями договора, а не закона.

Если же считать, что договор присоединения в момент продажи не заключен, тогда платеж за программу нужно расценивать как предоплату по договору. Ведь по своей сути деньги получены не за диск, а как предоплата права. А авансы по не облагаемым НДС операциям налогообложению не подлежат (п. 2 ст. 162 НК РФ). Таким образом, предоплата за покупку права путем передачи диска без заключения договора присоединения также не должна облагаться НДС.

Однако Минфин России сделал поблажку для дилеров: если правообладатель реализует программы для ЭВМ через дилерскую сеть, то платить НДС также не нужно. Правда, дилер при передаче товара конечному пользователю все-таки должен будет выделить НДС (поскольку с покупателем заключается лицензионный договор присоединения). Таким образом, льгота теряет смысл, поскольку при продаже экземпляра конечному потребителю (с использованием договора присоединения) дилер все же вынужден будет начислить НДС. Получается, что льготу по НДС дали в целях уменьшения стоимости программной продукции, но эта льгота "мертвая", поскольку в большинстве случаев конечный потребитель заключает именно лицензионный договор присоединения, передача прав по которому, по мнению финансовых органов, облагается НДС. Сейчас большинство программистов оформляют лицензионный договор по всей цепочке дилеров, чтобы иметь возможность пользоваться льготой.

НДС необходимо заплатить и когда экземпляр программы для ЭВМ продан лицом, правомерно им владеющим (Письма Минфина России от 29 декабря 2007 г. N 03-07-11/649, от 19 ноября 2007 г. N 03-07-08/338). На практике многие специалисты придерживаются мнения, что только первый в цепочке правообладатель диска с программой для ЭВМ, получивший исключительное право или право использования программы у автора, передает своему покупателю имущественное право, а для остальных правообладателей такой диск будет товаром. При наличии же лицензии дилер может продавать программу по договору купли-продажи. Но подобный подход, как уже отмечалось, не находит понимания у судей ВАС РФ. Кроме того, они отмечают, что продажа программы дилером возможна только при наличии лицензии.

Вычет налога

Поскольку новые операции, освобождаемые от обложения НДС, включены в п. 2 ст. 149 НК РФ, отказаться от применения льготы налогоплательщик не может (п. 5 ст. 149 НК РФ). И это является причиной возможных налоговых споров. Ведь, если бы плательщик мог отказаться от освобождения от НДС самостоятельно, у покупателя не было бы проблем с вычетом. Но поскольку у продавца возникает необходимость правильно применить закон, применение "не той ставки" продавцом больно бьет по вычету у покупателя. На практике при реализации экземпляра программы многие компании опасаются споров и выделяют НДС при реализации программы конечному потребителю. Или вообще оформляют реализацию программы как оказание услуг. И как следствие - отказ покупателю в вычете "входного" НДС и, соответственно, доначисление налога, начисление пеней и штрафа. А если инспекции удается доказать отсутствие раздельного учета при совершении облагаемых и не облагаемых НДС операций (п. 4 ст. 149 НК РФ), то возможен отказ в вычете вообще всего "входного" НДС.

Итак, самой серьезной проблемой, проистекающей из указанных Писем, является возможный отказ в вычете покупателю, если НДС был выделен неправильно или вообще не был выделен. Ведь налогоплательщик не имеет права выбора ставки налога. Так, ВАС РФ рассмотрел ряд дел, по которым при международной перевозке перевозчик изначально включал в счет-фактуру НДС по ставке 18%, в то время как должен был применять ставку 0%. Суд во всех случаях сделал одинаковый вывод: неправомерно включенный в стоимость товаров (работ, услуг) НДС не может быть возмещен приобретателем этих товаров (работ, услуг). А также указал, что налогоплательщик не вправе по своему усмотрению изменять установленную налоговым законодательством ставку налога <1>.

<1> Постановления ВАС РФ от 20 июня 2006 г. N 14588/05, N 14555/05, от 19 июня 2006 г. N 16305/05, от 20 декабря 2005 г. N 9252/05, N 9263/05, Решения ВАС РФ от 9 июня 2006 г. N 4364/06, от 31 мая 2006 г. N 3894/06.

Таким образом, если продавец выделит НДС при передаче прав на использование программы по лицензионному договору (например, если в стоимость экземпляра будет включено право на использование, отдельно не выделяемое, и на всю стоимость экземпляра будет начислен НДС), а покупатель попытается поставить НДС к вычету, то вполне возможно, что в вычете налоговый орган откажет.

Так, по мнению налоговых органов, при указании в счете-фактуре налоговой ставки, отличной от установленной НК РФ, данный счет-фактура не соответствует требованиям НК РФ и, следовательно, не может служить основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету (Письма ФНС России от 13 января 2006 г. N ММ-6-03/18@, от 17 мая 2005 г. N ММ-6-03/404@).

Однако согласно п. 5 ст. 173 НК РФ в случае выставления налогоплательщиком покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, налогоплательщик обязан уплатить в бюджет сумму налога, указанную в счете-фактуре. Таким образом, лица, неправомерно включившие НДС в цену реализации товаров (работ, услуг), должны уплатить налог в бюджет. Но если такие лица уплачивают налог, то почему его нельзя возместить? Ведь право на вычет судьи обычно связывают с фактом уплаты НДС в бюджет продавцом. В нашей ситуации НДС в бюджет перечислен.

Судьи подтверждают правомерность применения вычета по НДС по счету-фактуре, выставленному в отношении операции, освобожденной от НДС, поставщиком, применяющим специальный режим налогообложения. Суды исходят из того, что налогоплательщик не несет ответственности за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет (Постановления ФАС Северо-Западного округа от 10 декабря 2007 г. по делу N А52-1380/2007, от 23 ноября 2007 г. по делу N А52-1201/2007, от 16 октября 2007 г. по делу N А42-2888/2007, ФАС Московского округа от 10, 17 июля 2007 г. по делу N КА-А40/6576-07, от 15, 22 мая 2007 г. по делу N КА-А40/4043-07, от 27 апреля, 4 мая 2007 г. по делу N КА-А40/3193-07, ФАС Восточно-Сибирского округа от 21 февраля 2007 г. по делу N А19-23923/06-30-Ф02-560/07, ФАС Волго-Вятского округа от 16 марта 2007 г. по делу N А82-16032/2005-15).

Кроме того, Минфин России в Письме от 11 июля 2005 г. N 03-04-11/149 утверждал, что вычет по НДС применяется в общеустановленном порядке, даже если счет-фактуру выставил поставщик, применяющий упрощенную систему налогообложения.

М.А.Щербакова

г. Санкт-Петербург

Современная российская экономика широко использует такие термины, как интеллектуальная собственность и исключительные права на объекты нематериального характера. С возникновением понятия интеллектуальной собственности в гражданском праве начал формироваться такой институт как передача интеллектуальной собственности. При этом передача интеллектуальной собственности может быть осуществлена в разных формах, каждая из которых соответствует юридическим конструкциям, разработанным теоретиками и практиками права. Мы попытаемся подробно рассмотреть ту область отношений в сфере осуществления исключительных прав, которая связана непосредственно с передачей интеллектуальной собственности.

Передача прав на какие объекты интеллектуальной собственности возможна

Передача интеллектуальной собственности происходит умозрительно. Разумеется, в реальности невозможно передать то, что не имеет материального выражения. Само понятие интеллектуальной собственности включает в себя не только результаты интеллектуальной деятельности, но также и средства индивидуализации.

Все объекты интеллектуальной собственности испытывают потребность в правовой охране. В число таких объектов входят:

• произведения науки, литературы и искусства;
• программы для электронных вычислительных машин;
• базы данных;
• исполнения;
• фонограммы;
• сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач;
• изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
• секреты производства (ноу-хау);
• фирменные наименования;
• товарные знаки и знаки обслуживания;
• наименования мест происхождения товаров;
• коммерческие обозначения;

Интеллектуальные права на подлежащие охране объекты бывают имущественными и не имущественными. К первым относятся исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, которые позволяют их обладателю получать выгоду, пользу от владения такими правами. Эта выгода выражается в конкурентном преимуществе, в возможности извлечения прибыли путем грамотного использования объекта интеллектуальной собственности. Но гражданский кодекс предусматривает и такие конструкции как право следования, право доступа к объекту интеллектуальной собственности, а также многие другие, которые не укладываются в рамки исключительных имущественных прав.

Обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (РИД) или на средство индивидуализации (СИ) не ограничен в способах использования такого своего права. Ему доступна и передача интеллектуальной собственности. При этом и граждане, и юридические лица могут осуществлять исключительные права самостоятельно либо передавать третьим лицам только в рамках действующего законодательства. Неудивительно, что правообладатель может не только разрешать другим лицам использование РИД и СИ, но и запрещать их использование, и даже запрещать доступ к объекту права – и это легитимная мера защиты своих законных прав. При этом по умолчанию одновременное отсутствие разрешения и запрета трактуется как запрет.

Обладателем исключительного права становится любое лицо, в установленном порядке получившее свидетельство о регистрации своего товарного знака либо патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Гражданское законодательство очерчивает объем понятия «исключительное право» на РИД:

• возможность изготовления, продажи, использования, перемещения на территорию страны товара, в создании которого применяется тот или иной РИД (изобретение, полезная модель, промышленный образец);
• возможность производства продукции с применением технологии, методики, способа, на которые в установленном порядке получены патенты. В целях защиты запатентованной методики изготовления товаров законом установлено следующее правило: любой товар, идентичный произведенному запатентованным способом, по умолчанию также считается произведенным подлежащим защите способом, пока не будет в судебном порядке доказано обратное;
• возможность использования устройства, работа которого подразумевает осуществление защищенной патентом технологии, способа эксплуатации;
• совершение каких-либо манипуляций с применением способа, подлежащего патентной охране;

Гражданский кодекс РФ устанавливает аналогичные ограничения для отношений, связанных с использованием товарного знака:

• только правообладателю ТЗ принадлежит исключительное право его использования любым не противоречащим закону способом. Именно в силу этого единоличного режима использования право считается исключительным. Использование не ограничивается применением в рамках собственного бизнеса, но включает в себя и передачу интеллектуальной собственности, а именно товарного знака, а также его полное отчуждение;
• главной целью существования товарного знака является индивидуализация собственной продукции либо осуществляемых работ, оказываемых услуг. Нанесение товарного знака, право на который зарегистрировано в установленном законом порядке, закрепляет коммерческую выгоду от продажи такого товара за правообладателем;

Какие различают формы передачи объектов интеллектуальной собственности

Статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации в пункте первом декларирует исключительное право использования объекта интеллектуальной собственности (ОИС) за его обладателем. Пользоваться правом он может по своему усмотрению с одним лишь условием – не выходить за рамки закона. И если границы дозволенного нормами права не нарушаются, правообладатель может распоряжаться ОИС любым разрешенным способом либо позволить какому-то иному лицу использование ОИС путем передачи интеллектуальной собственности.

Результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности) могут быть переданы различными способами, условно их можно разделить на группы: коммерческие и некоммерческие. Каждый из них обладает характерной для него методологией и набором средств осуществления. В частности, некоммерческие способы оперируют некоммерческими средствами реализации – взаимодействие происходит на уровне обмена или передачи научно-технической информации либо на уровне сотрудничества.

Формой передачи практически всегда выступает договор – то есть соглашение нескольких лиц о порядке возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей между ними (пункт 1 статьи 420 ГК РФ) .

Каждый договор содержит существенные условия, без которых он не мог бы существовать. В первую очередь это условия о предмете договора, во вторую – сроки и стоимость исполнения. В любом договоре должны быть зафиксированы его участники, а также права и обязанности, которые они принимают на себя добровольно для достижения своих целей. Большинство договоров содержит нормы об ответственности за нарушение его условий, однако при их отсутствии ответственность регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Часть договоров признается заключенными при соблюдении простой письменной формы, для других же необходима регистрация в установленном государством порядке (договор уступки прав, передачи лицензии).

Передача интеллектуальной собственности может осуществляться и без договора. Так, исключительные права могут приобретаться в порядке наследования и реорганизации юридического лица, обращения взыскания на имущество лица, являющегося обладателем ОИС. Например, право на произведение литературы, искусства, являясь исключительным, переходит по наследству к правопреемникам. В порядке наследования может переходить также исключительное смежное право на исполнение.

Универсальное правопреемство совершается при реорганизации юридического лица, документально оно выражается в подписании передаточного акта (слияние, преобразование, поглощение) или разделительного баланса (разделение, выделение). Согласно этим документам правопреемники получают и права, и обязанности в отношении всех контрагентов первоначальной организации (статья 59 ГК РФ) . В таком же порядке происходит и передача интеллектуальной собственности к правопреемникам.

Право распоряжения ОИС включает также возможность использования их в качестве предмета залога, внесение в уставной либо складочный капитал хозяйственного общества (товарищества). Образуя совместное предприятие либо товарищество для совместной деятельности, его участники вносят посильные вклады для создания базы, финансового стержня нового юридического лица. И в качестве вкладов могут быть использованы не только деньги, имущество и ценные бумаги, но и исключительные права, которые имеют экономическую ценность (пункт 1 статьи 66.1 ГК РФ, статья 1042 ГК РФ) .

Какой заключать договор передачи прав интеллектуальной собственности

Лицензионный договор выступает основанием для передачи прав на такие ОИС как патенты, товарные знаки. В рамках данного соглашения правообладатель (лицензиар) предоставляет лицензиату право использования принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности в определенном объеме.

Договор об отчуждении исключительного права является соглашением, по которому исключительное право на РИД или СИ передается от правообладателя правопреемнику (приобретателю) в полном объеме. Исключительное право передается целиком, а не в части.

Договор коммерческой концессии – соглашение, на основании которого правообладатель предоставляет определенному пользователю право использования в коммерческой деятельности совокупности исключительных прав (сюда обязательно включается товарный знак и знак обслуживания, секрет производства и фирменное наименование). Передача прав может осуществляться на срок или бессрочно, но обязательно на возмездной основе.

Все договоры, которые связаны с передачей интеллектуальной собственности либо отчуждением объектов интеллектуальной собственности, обладают большим количеством спорных моментов. Они относятся к наиболее сложным гражданско-правовым договорам. В большей степени сложность обусловлена тем, что объектами выступают не предметы материального мира, а результаты интеллектуальной деятельности, которые можно лишь условно зафиксировать на материальных носителях. Их невозможно потрогать, и тем сложнее урегулировать связанные с ними правоотношения. К тому же нередко исключительные права не просто отчуждаются, а передаются для использования третьими лицами в определенных рамках и по определенным правилам.

Какие особенности имеет каждый из видов договора передачи интеллектуальной собственности

Чаще всего в гражданском деловом обороте используются такие формы передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности:

• договоры авторского заказа;
• лицензионные договоры;
• договоры отчуждения исключительного права;

Договор авторского заказа – соглашение, по которому автор создает произведение литературы, искусства или науки согласно требованиям заказчика, передавая ему права использования созданного произведения. Для этого автор фиксирует свое произведение на одном из материальных носителей (статья 1288 ГК РФ) . Договор обязательно заключается в двустороннем порядке, а о вознаграждении либо отсутствии такового стороны вправе договариваться по своему усмотрению.

Подобный договор может предусматривать отчуждение исключительных прав на созданные произведения либо переход части исключительных прав на использование произведения. Но может и не предусматривать никакой передачи и отчуждения вовсе.

Лицензионный договор – форма предоставления лицензиаром права лицензиату на частичное, ограниченное соглашением использование результатов интеллектуальной деятельности либо средств индивидуализации. Получатель права несет ответственность за использование предоставленного права в соответствии с условиями договора. Данное двустороннее соглашение содержит указание на перечень передаваемых в рамках исключительного права правомочий. И если какие-то варианты использования исключительного права не поименованы в договоре, по умолчанию считается, что лицензиар не разрешил их осуществление.

Важнейшее правило лицензионного договора – пользоваться исключительным правом можно только перечисленными договором способами. Все, что не разрешено делать с правом на РИД лицензиара, считается запрещенным. Для данного соглашения важна квалифицированная письменная форма.

Что касается лицензий, получаемых при использовании компьютерных программ или баз данных, то в силу их особенностей, договор заключается в иной форме. Соглашение достигается путем присоединения пользователя к тем условиям, которые правообладатель изложил в приобретенном экземпляре программы или базы данных. Пользователь не сможет завершить установку продукта на компьютер без «подписания» такого договора. Начало пользования лицензионным продуктом обозначает согласие с договором. Письменная форма здесь не требуется.

Необходимость регистрировать лицензионный договор возникает в зависимости от его предмета. Заключенный в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые были зарегистрированы на основании статьи 1232 Гражданского кодекса РФ, договор о предоставлении лицензии также подлежит государственной регистрации. Без таковой соглашение просто не будет считаться действительным.

Лицензиаром, то есть лицом, которое по договору предоставляет часть полномочий по использованию ОИС лицензиату – правополучателю, может быть только законный обладатель исключительного права.

К существенным относят те условия договора о предоставлении лицензии, которые определяют его предмет и способы использования ОИС. Чтобы обозначить предмет, нужно поименовать РИД или СИ, в отношении которых заключается договор. Право передачи интеллектуальной собственности должно быть подтверждено ссылкой на документ, удостоверяющий право лицензиара заключать такой договор (свидетельство или патент). К перечислению способов использования также нужно отнестись внимательно, потому что все, что не упомянуто в договоре, будет считаться запрещенным лицензиаром.

По умолчанию договор о выдаче лицензии является возмездным, если его безвозмездность не установлена самим договором. Будьте внимательны, при отсутствии указания в договоре на его безвозмездный характер, нужно обязательно указать на размер вознаграждения, в противном случае договор является незаключенным. Потому что порядок выплаты вознаграждения и его размер – это одно из существенных условий договоров данного вида.

А вот территория, на которой будет осуществлять свою деятельность лицензиат, используя полученную лицензию, напротив, к существенным условиям не относится. В том случае, если в условиях договора территориальные рамки действия лицензии не очерчены, считается, что лицензиар позволил лицензиату осуществлять свои права на всей территории Российской Федерации.

Лицензионный договор никогда не бывает бессрочным. И даже если в договоре нет упоминаний о сроке его действия, право пользования лицензией не может длиться дольше, чем действует само исключительное право на РИД или СИ.

Без упоминаний о сроке договор считается заключенным на пять лет. Если лицензионный договор оформляется для использования одного произведения в составе другого сложного произведения, то он считается заключенным на весь срок действия исключительного права и на всей территории его действия (при отсутствии в самом договоре указаний на конкретную территорию и срок).

Поскольку несогласованность существенных условий влечет недействительность договора , крайне важно согласовать в договоре на предоставление лицензии те условия, которые считаются для него существенными по закону (предмет, способы использования, сумма вознаграждения и порядок выплаты – в случае возмездности), а также те условия, которые стороны сами сочли существенными. При отсутствии такого согласования ФИПС откажет в регистрации договора.

Если в лицензионном договоре имеется согласие лицензиара на заключение сублицензионного договора, лицензиат может предоставить часть своих прав на использование РИД или СИ иным лицам. Но по такому договору лицензиат не вправе предоставлять более широкий круг прав, чем тот, который был предоставлен ему самому.

В рамках правового поля, регулируемого Гражданским кодексом РФ, могут действовать лицензионные договоры таких видов:

• передача интеллектуальной собственности подразумевает предоставление лицензиаром прав использования результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации неограниченному количеству лицензиатов – простая, неисключительная лицензия;
• передача интеллектуальной собственности осуществляется от одного лицензиара к одному лицензиату, который в дальнейшем не имеет права заключать сублицензионные договоры – исключительная лицензия;

Если в договоре нет упоминаний об исключительности предоставляемого права, то лицензия по умолчанию считается простой (неисключительной).

Каким бы ни был договор и вид передаваемой лицензии, по закону не допускается запрещать автору в дальнейшем производить аналогичные результаты интеллектуальной деятельности и отчуждать их другим лицам. И если даже в какой-либо лицензионный договор будут включены подобные условия, они будут считаться ничтожными.

Кроме передачи интеллектуальной собственности на условиях предоставляемой лицензии, существует еще вариант полного отчуждения по договору об отчуждении исключительного права . Участниками договора являются обладатель исключительного права, именуемый правообладателем, и его приобретатель. Такие договоры обычно заключаются между авторами произведений литературы, искусства, науки, технических достижений и иными лицами, которые хотят использовать такие объекты интеллектуальной собственности в коммерческих целях.

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в простой письменной форме. Но если объектом выступают изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, зарегистрированные в установленном порядке топологии интегральных микросхем и программы для ЭВМ, базы данных, товарные знаки, то такой договор обязательно подлежит государственной регистрации . В противном случае он будет считаться незаключенным.

Момент перехода прав по соглашению на передачу интеллектуальной собственности зависит от обязанности зарегистрировать договор. При наличии таковой права у приобретателя появляются только после регистрации в уполномоченном государственном органе, а при отсутствии – приобретатель становится полномочным лицом уже в момент заключения договора.

При нарушении условий договора на передачу интеллектуальной собственности наступают неблагоприятные последствия для нарушившей стороны. Наиболее распространенным нарушением является неисполнение приобретателем обязанности по уплате вознаграждения. В случае подобного нарушения правообладатель может подать в суд, чтобы потребовать взыскания неоплаченного вознаграждения и перевода прав приобретателя на себя. Кроме прекращения использования прав на РИД или СИ для приобретателя могут наступить неблагоприятные финансовые последствия в виде возмещения убытков.

Обязанность возмещения убытков в полном размере возникает при отсутствии существенного нарушения договора. Если же договор нарушен существенно – этот факт станет основанием для его расторжения. Существенным является такое нарушение договора, которое влечет неблагоприятные последствия для пострадавшей стороны. Настолько неблагоприятные, что она во многом лишается того, на что рассчитывала в момент заключения договора.

Договор об отчуждении исключительного права, как и лицензионный договор, по умолчанию является возмездным. И если в нем нет упоминаний о безвозмездности, тогда обязательно должно быть указание на цену либо порядок ее определения (пункт 3 статьи 424 Гражданского кодекса не используется в данной ситуации). При отсутствии специальных упоминаний о том, что право на РИД или СИ отчуждается безвозмездно, а также порядка определения цены, договор считается возмездным и незаключенным, так как в нем не содержится существенное его условие – цена.

В вопросе согласования условия о цене договор об отчуждении не отличается от лицензионного. Но неизменным его отличием является тот факт, что передача интеллектуальной собственности осуществляется не в части, а целиком. И не на время, а постоянно – то есть на весь срок действия правовой охраны исключительного права и на всей территории охраны.

Грамотно заключенные договоры являются основой для благополучного развития бизнеса и отсутствия судебных тяжб, способных нанести серьезный вред деловой репутации.

Зачем составлять акт передачи интеллектуальной собственности

Передача интеллектуальной собственности документально оформляется актом приема-передачи.

Несмотря на то, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит при подписании сторонами договора об отчуждении (либо после регистрации передачи в государственном органе в определенных случаях), если соглашением не предусмотрено иное (статья 1234 ГК РФ), для последующего использования права нужно иметь такое доказательство передачи как приемо-передаточный акт.

Акт приема-передачи обязательно должен быть оформлен в письменном виде, выражен на бумажном носителе в двух экземплярах, каждый из которых будет равен другому по своей юридической силе. Такой акт считается неотъемлемой частью заключенного договора. Кроме того, акт приема-передачи интеллектуальной собственности является первичным документом бухгалтерского учета, с помощью которого организация подтвердит свои расходы на приобретение ОИС.

Унифицированной формы акта приема-передачи исключительных прав не существует, форма составления его не регламентирована.

Акт можно составить в любом виде по своему усмотрению, но в деловой практике принято, чтобы в нем были прописаны:

1. наименование документа, дата и место его составления;
2. сведения о сторонах: Ф. И. О. представителя и основания полномочий, реквизиты;
3. ссылка на основной договор, в соответствии с которым составлен акт приема-передачи интеллектуальной собственности;
4. информация о передаваемых исключительных правах на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
5. информация о документах, которые передаются одновременно с передачей исключительных прав;
6. необязательно, но желательно указать в акте на размер вознаграждения, получаемого по договору;

Подписывая акт, стороны свидетельствуют об отсутствии взаимных претензий.

Какие существуют условия передачи прав на интеллектуальную собственность

Здесь неоднократно упоминалось о процедуре государственной регистрации передачи интеллектуальной собственности в Патентном ведомстве.

Подробно порядок госрегистрации урегулирован Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1416 .

Соблюдение Правил является основанием для принятия заявления на регистрацию и совершению процедурных действий по данному заявлению.

• форма заявления установлена Правилами;
• в заявлении указываются сведения о правообладателе, предмете договора – конкретном перечне исключительных прав. Если регистрируется соглашение об изменении или расторжении договора, нужно также индивидуализировать предмет (указать номер патента либо свидетельства, срок действия исключительного права и объем его правовой охраны). Все эти сведения должны соответствовать тем, что уже зафиксированы в реестрах ОИС;
• заявление сопровождается предусмотренными Правилами документами процедурного характера;
• прикладываемые документы должны недвусмысленно свидетельствовать о переходе исключительных прав;
• передаваемые исключительные права не выходят за рамки возможностей правообладателя и правоприобретателя;
• при отчуждении исключительного права не имеется ни малейшей вероятности того, что это действие совершается с целью введения в заблуждение потенциального покупателя либо изготовителя товара;

В пункте 17 Правил указаны основания, которые могут стать причиной для отказа в регистрации:

• отсутствие сведений об уплате госпошлины, предусмотренной законом;
• отсутствие ответа на уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности о нарушении требований к подаваемым документам. Если в течение трех месяцев нарушения не устраняются, заявителя ожидает отказ;
• нарушение одного из вышеперечисленных пунктов Правил подачи документов на госрегистрацию;

Вынесет ли уполномоченный орган отказ заявителю либо завершит процедуру регистрации передачи права - об этом заявитель будет уведомлен. Письменное сообщение направляется по почте по адресу, который заявитель сообщил в своем заявлении. Отправка уведомления должна произойти в срок не позднее 45 рабочих дней со дня поступления на регистрацию документов заявителя. Иными словами, вся государственная регистрация осуществляется в 45-дневный срок, исключая ситуации, когда госорган обращается к заявителю с просьбой направить дополнительные документы и предоставляет ему для этого дополнительный срок. При непоступлении таких документов Федеральная служба по интеллектуальной собственности выносит отказ. В случае исправления недостатков, допущенных при подаче документов, ФИПС регистрирует передачу интеллектуальной собственности в срок не более 45 рабочих дней с момента получения дополнительных документов.

Какие трудности вызывает передача прав на интеллектуальную собственность

Неразрывная связь между понятиями интеллектуальной собственности и инноваций не подвергается сомнению. Инновации – это ценность, которая всегда привлекает прямые инвестиции и служит инструментом развития торговли, как внутригосударственной, так и международной. Следовательно, интеллектуальная собственность выступает тем самым катализатором экономического прогресса. Особенно ярко это проявляется в таких сферах рыночной экономики как медицина, продажа продовольственных товаров, техники и электроники.

Создание инноваций должно быть направлено на производство новых качественных продуктов и развитие мировой экономики. Для инновационной деятельности крайне важно стимулировать разные формы сотрудничества – обмен опытом, передача разработок, идей, достижений разных предприятий, регионов, государств. Такая работа получила название «открытых инноваций» – она базируется на партнерстве и наличии общей цели.

В современной российской экономике предприятия сталкиваются с рядом проблем, связанных с инновациями. Самыми важными из них являются следующие:

1. отсутствие системы управления ОИС на предприятиях, ведение работы с РИД и СИ неспециалистами;
2. не происходит заимствование зарубежного опыта (в силу малого количества переводных источников, практически полного отсутствия профессиональных библиотек, низкой развитости процедуры подготовки кадров для работы в сфере интеллектуальной собственности);
3. в то время как в иностранных организациях должностные лица ведут работу с ОИС на уровне Совета директоров (CIPO – Chief IP Officer), в России подобные должности не считаются престижными и высокооплачиваемыми;
4. судебная практика по вопросам передачи интеллектуальной собственности не сформирована;
5. не работают механизмы принуждения к раскрытию информации в судебном порядке;

Как видите, патентование интеллектуальной собственности – сложный и долгий процесс. Если вы не желаете слишком углубляться в этот вопрос или же хотите получить идеальный результат сразу, не совершая ошибок, то стоит довериться профессионалам. Если у вас нет достаточной компетенции в области передачи интеллектуальной собственности, воспользуйтесь услугами фирмы «Царская привилегия», обладающей богатым юридическим опытом. Специалисты будут контролировать весь процесс оформления документации с первых дней обращения до полной передачи права.