В заявке указан товарный знак. Регистрация «проблемных» товарных знаков. Использование товарного знака до его регистрации

Оптовая компания приобретает алкогольную продукцию российского и иностранного производства. Поставщиками продукции являются российские компании, ряд из них являются производителями этой продукции. До момента реализации продукция хранится на складе компании. В дальнейшем компания продает продукцию в организации розничной торговли. Одна из них запросила у компании документы, подтверждающие регистрацию или использование исключительного права на товарный знак (свидетельство на товарный знак, лицензионный договор). Компания, в свою очередь, запросила их у своего поставщика. Однако поставщик не считает необходимым представлять запрошенные документы.

Грозит ли какая-нибудь ответственность компании и организациям розничной торговли при отсутствии у них документов, подтверждающих регистрацию или использование исключительного права на товарный знак на приобретаемую алкогольную продукцию?

Товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На товарный знак, как один из видов интеллектуальной собственности, признается исключительное право, обладатель которого вправе использовать это средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в том числе разрешать или запрещать другим лицам его использование (п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1477, п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

В силу ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом ст. 1479 ГК РФ содержит также оговорку, что на территории Российской Федерации исключительное право на товарный знак действует также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. В частности, признаются и подлежат защите на территории России товарные знаки, прошедшие международную регистрацию в соответствии с условиями Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года. Охрана, возникающая вследствие международной регистрации, предоставляется в России только в случае, когда владелец товарного знака прямо испросит об охране его знака в заявке (ст. 3-bis Мадридского соглашения, а также заявление СССР, сделанное при его подписании). При этом содержание права на товарный знак, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются ГК РФ независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если международным договором или самим кодексом не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1231 ГК РФ). Независимо от регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности охраняется также товарный знак, признанный общеизвестным (ст. 1508 ГК РФ).

В иных случаях товарный знак, зарегистрированный в иностранном государстве, не подлежит правовой охране в Российской Федерации.

Размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, является использованием товарного знака (пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Разрешение правообладателя на использование товарного знака иными лицами может выражаться в различных формах. В частности, правообладатель может предоставить право использования товарного знака на основании лицензионного договора (п. 1 ст. 1489 ГК РФ). Кроме того, закон упоминает о возможности использования товарного знака под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486 ГК РФ).

Согласно ст. 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков). На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается соответствующее свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (ст. 1481 ГК РФ).

В силу ст. 1506 ГК РФ сведения о государственной регистрации товарного знака подлежат публикации Роспатентом в официальном бюллетене "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров". Бюллетень размещается на официальном сайте ФИПС в разделе "Официальные публикации", доступ к нему является бесплатным (п. 1.3 Положения об официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров", утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2013 N 167).

Таким образом, данные Роспатента о зарегистрированных товарных знаках являются открытыми и любое лицо может с ними ознакомиться (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2011 N 05АП-7281/11).

Товары, на которых незаконно размещен товарный знак, являются контрафактными (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).

На основании п.п. 2, 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак. Кроме того, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков либо выплаты компенсации:

• в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, или
• в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Помимо этого, ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, в виде административного штрафа на граждан в размере однократного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее двух тысяч рублей с его конфискацией; на должностных лиц - двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее двадцати тысяч рублей с его конфискацией; на юридических лиц - трехкратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее сорока тысяч рублей с его конфискацией (смотрите, например, постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2014 N 14АП-11491/13).

Пленумом ВАС РФ в п. 8 постановления от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" разъяснено, что ст. 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации. В этом же пункте разъяснено, что за нарушение, заключающееся в реализации товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ может быть привлечено любое лицо, занимающееся этой реализацией, а не только первый продавец соответствующего товара. Ответственность юридического лица за совершение рассматриваемого правонарушения наступает в том числе в случае, если лицо использовало чужой товарный знак, не проверив, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации, и (или) не проверив, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях (п. 9.1 названного постановления).

Во избежание негативных последствий покупателю при приобретении товара с целью его дальнейшей продажи целесообразно истребовать у продавцов документы, подтверждающие происхождение товара, а также законность использования нанесенного на товар товарного знака (решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.12.2008 N А60-37874/2008-С9). Условие о представлении таких документов может быть внесено сторонами в текст договора купли-продажи. Отказ продавца в представлении истребуемой информации позволит впоследствии взыскать с него убытки (смотрите, например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.11.2012 N Ф04-5079/12).

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Карасевич Любовь, Барсегян Артем.

К аждый из нас ежедневно сталкивается с огромным количеством товарных знаков, которые окружают нас практически везде: на улицах, в магазинах, в рекламе, средствах массовой информации и даже в кино. С развитием рыночной экономики количество товарных знаков в нашей стране увеличилось в разы. Но какие преимущества дает владельцу товарного знака его государственная регистрация? Как определить объем правовой охраны товарного знака и продлить срок его действия? Каким образом можно использовать свой товарный знак и получить от этого дополнительную выгоду? На эти и иные вопросы автор ответит в статье.

Если раньше товарные знаки регистрировали в основном государственные гиганты, то в настоящее время зарегистрировать собственный товарный знак может любая фирма. Однако, несмотря на значительное число как уже зарегистрированных знаков, так и ежегодно подаваемых на регистрацию заявок, далеко не все представители бизнеса пользуются возможностью официального признания своих прав на логотипы и бренды компании (товарные знаки). Более того, нередко зарегистрированный товарный знак остается лишь приятным дополнением к существующему бизнесу, а свидетельство на него пополняет стопку макулатуры.

Торговая марка и товарный знак

Логотип, бренд, торговая марка, товарный знак - все эти понятия используются, когда речь идет об определенном знаке, идентифицирующем товары, работы и (или) услуги конкретной компании. По сути, все эти наименования являются синонимами, однако товарный знак - юридически более точное понятие. Только он является объектом интеллектуальной собственности, защита которому гарантируется российским законодательством. Так, согласно ст. 1477 ГК РФ товарный знак - это обозначение, используемое для индивидуализации товаров. Обозначение, используемое для индивидуализации работ и услуг, получило название «знак обслуживания». Учитывая общий правовой режим данных понятий, все, что будет сказано о товарном знаке, в полной мере относится и к знаку обслуживания.

Существуют различные виды товарных знаков. Вот наиболее распространенные из них:

Значительно реже регистрируют звуковые товарные знаки и уж совсем экзотика - обонятельные товарные знаки.

Зачем нужна госрегистрация

Следует иметь в виду, что далеко не каждый бренд или логотип может пройти государственную регистрацию. В соответствии со ст. 1483 ГК РФ, содержащей требования к регистрируемым обозначениям, товарный знак должен обладать различительной способностью, не должен вводить потребителей в заблуждение, а также нарушать права третьих лиц.

Безусловно, одной из основных характеристик товарного знака является его различительная способность или, иными словами, способность отличать товары и услуги конкретной компаний от других товаров и услуг, существующих на рынке. Товарный знак призван повысить узнаваемость выпускаемой продукции и стать дополнительным инструментом, позволяющим удержать старых и привлечь новых клиентов.

Но так ли обязательна государственная регистрация используемого логотипа (бренда и т.п.) в качестве товарного знака, тем более что такая регистрация требует дополнительных расходов по оплате пошлин и услуг патентных бюро?

Конечно, можно использовать свое обозначение и без государственной регистрации, однако в этом случае логотип становится крайне уязвимым. Только государственная регистрация является подтверждением принадлежности исключительного права на товарный знак конкретному лицу (ст. 1232 ГК РФ) и придает реальный вес правам его владельца.

Правообладатель товарного знака может:

• использовать знак самостоятельно (например, для маркировки производимых товаров);
• уступать (отчуждать) свое исключительное право;
• предоставлять право на использование знака третьим лицам;
• запрещать всем другим лицам использовать этот знак либо сходные или совпадающие обозначения в отношении тех же товаров и услуг.

И, что очень важно для правообладателя, - никто не вправе использовать без его разрешения обозначения, сходные с его товарным знаком, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

До государственной регистрации фактически любое лицо может использовать тождественное или сходное обозначение для маркировки своих товаров и услуг. Безусловно, такая ситуация становится весьма огорчительной в случаях, когда в «раскрутку» собственного незарегистрированного обозначения вложены существенные средства.

Таким образом, зарегистрированный товарный знак - это своего рода юридическая защита прав владельца от его незаконного использования, фальсификации или копирования конкурентами.

Порядок регистрации

Важно иметь в виду, что регистрация товарного знака носит территориальный характер, то есть знак охраняется в той стране, где состоялась его государственная регистрация.

Требования к оформлению заявки содержит ст. 1492 ГК РФ, в соответствии с которой заявка должна содержать:

• заявление о государственной регистрации (с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения);
• само обозначение;
• перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация;
• описание заявляемого обозначения.

На один товарный знак подается одна заявка. Если необходимо зарегистрировать несколько вариантов обозначения, на каждый вариант оформляется отдельная заявка. В заявке указываются конкретные классы товаров и услуг на основании 10-й редакции Международной классификации товаров и услуг (МКТУ-10), утвержденной в соответствии с Ниццким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в Ницце 15.06.1957, вступило в силу для СССР с 26.06.1971). В соответствии с МКТУ все товары и услуги разбиты на 45 классов по принципу однородности. Перечень товаров и услуг определяется заявителем, и их количество, как правило, не ограничивается.

Подать заявку на товарный знак можно самостоятельно, через патентных поверенных, аттестованных Роспатентом, или иного представителя. Примечательно, что интересы иностранных заявителей могут представлять только российские патентные поверенные. При этом заявителями по заявке могут выступать исключительно юридические лица или индивидуальные предприниматели. Физическое лицо без статуса ИП не может стать владельцем товарного знака.

Срок регистрации товарного знака составляет в среднем 10-12 месяцев, однако нередки случаи и более длительной регистрации. При завершении процедуры выдается свидетельство на товарный знак, подтверждающее исключительное право владельца.

Использование товарного знака до его регистрации

Очень часто при подаче заявки на регистрацию товарного знака заявитель (или его представитель) интересуется возможностью использования товарного знака до завершения процедуры его регистрации. Безусловно, наиболее предпочтителен вариант, когда товары или услуги, маркированные тем или иным товарным знаком, выходят на рынок после регистрации знака. Но, к сожалению, не всегда этого удается достичь.

При использовании товарного знака до его регистрации необходимо учесть, что подача заявки на регистрацию означает лишь заявление о своих притязаниях на то или иное обозначение. Подтверждением принадлежности исключительного права на знак является только факт его государственной регистрации. В связи с этим лицо, использующее незарегистрированный товарный знак (обозначение, используемое в качестве товарного знака), должно понимать, что тем самым берет на себя определенные риски.

Проведение качественного предварительного патентного поиска перед подачей заявки позволит заранее ознакомиться с препятствиями к регистрации знака и несколько снизить возможность предъявления претензий со стороны третьих лиц. Однако полноправным владельцем товарного знака можно стать лишь после завершения процедуры его регистрации.

Срок действия товарного знака

Срок действия исключительного права на товарный знак составляет 10 лет (ст. 1491 ГК РФ). Важно обратить внимание на то, что этот срок исчисляется с даты поступления заявки в Роспатент, а не с даты регистрации товарного знака. Законодательство позволяет правообладателю продлевать срок действия регистрации товарного знака на десятилетний период неограниченное число раз при условии оплаты государственной пошлины (на данный момент ее размер составляет 20 250 руб.).

Заявление о продлении знака подается в Роспатент в течение последнего года регистрации либо не позднее шести месяцев с даты окончания регистрации товарного знака. При этом если заявление подано в указанные шесть месяцев, необходимо оплатить дополнительную пошлину в размере 2050 руб., а также представить ходатайство о восстановлении пропущенного срока для продления действия товарного знака.

Процедура продления регистрации товарного знака занимает 2-3 месяца. По ее итогам выдается приложение к основному свидетельству на товарный знак с указанием даты, до которой продлено действие исключительного права. Соответствующая запись вносится и в Государственный реестр товарных знаков.

К сведению

Свернуть Показать

Контроль за сроком действия товарного знака осуществляется правообладателем самостоятельно, Роспатент никаких напоминаний не направляет.

На практике нередко возникают ситуации, когда все сроки, предусмотренные для продления знака, прошли, а соответствующие заявления и ходатайства в Роспатент так и не были направлены. В таком случае можно констатировать окончание действия исключительного права на товарный знак.

Если знак все-таки нужен, необходимо срочно подавать новую заявку на его регистрацию. К сожалению, успешной регистрации в этом случае никто гарантировать не может, поскольку за время действия знака могли существенно поменяться подходы экспертизы Роспатента к регистрации различных видов товарных знаков. Кроме того, учитывая массив товарных знаков, зарегистрированных за это время, а также количество поданных заявок, не исключено выявление дополнительных препятствий к регистрации. Неутешительно и то, что всю процедуру регистрации придется проходить заново, без каких-либо скидок на «прошлую жизнь» товарного знака.

Таким образом, за истечением сроков охраны своей интеллектуальной собственности необходимо внимательно следить.

Предупредительная маркировка

Итак, вы стали владельцем (правообладателем) зарегистрированного товарного знака. Каким образом можно всех проинформировать об этом? Ст. 1485 ГК РФ предусматривает право владельца товарного знака проставлять рядом со знаком так называемую предупредительную маркировку (знак охраны товарного знака), а именно:

• символ охраны товарного знака - латинскую букву «R» или латинскую букву «R» в окружности: ®;
• словесное обозначение - «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак».

Наибольшее распространение получил первый вариант. Использование предупредительной маркировки - право, а не обязанность правообладателя. Нередко в рекламе или на этикетках можно встретить указание аббревиатуры «тм» или «tm» (от англ. trademark - торговая марка), однако следует иметь в виду, что российским законодательством такая маркировка не предусмотрена. Вместе с тем в ряде зарубежных стран ее использование означает факт подачи заявки на регистрацию товарного знака.

К сведению

Свернуть Показать

Ст. 180 УК РФ содержит положения об ответственности за использование предупредительной маркировки по отношению к незарегистрированному товарному знаку. В частности, данная статья предусматривает наложение штрафа в размере до 120 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

Объем правовой охраны товарного знака

Регистрация товарного знака действует в отношении определенных товаров и услуг. Иными словами, исключительное право на товарный знак существует только в отношении тех товаров и услуг, которые указаны в свидетельстве на товарный знак.

Пример 5

Свернуть Показать

Если товарный знак зарегистрирован для такого товара, как «сахар» (30 класс МКТУ), а реально им маркируется «мыло» (05 класс МКТУ), то обозначение, используемое для мыла, нельзя назвать зарегистрированным товарным знаком. Соответственно, исключительное право на него не принадлежит лицу, производящему такое мыло (далее - компания № 1). Однако если данное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении «мыла» на имя другого лица, то продукция, выпускаемая компанией № 1, становится контрафактной.

В процессе деятельности может возникнуть необходимость в более широком применении товарного знака, чем предусмотрено свидетельством на него. Конечно, желательно еще при подаче заявки в Роспатент предусмотреть такую возможность и включить в нее товары и услуги с учетом потенциального плана, т.е. те, что только предполагаются к производству, или даже те, в отношении которых пока нет конкретной уверенности, но есть некоторое желание перейти к ним в будущем.

Если этого не было сделано, то выход один - подать новую заявку на регистрацию товарного знака, включив в нее нужные товары и услуги (классы МКТУ). Примечательно, что это будет не расширение уже имеющегося товарного знака, а новый товарный знак со своим индивидуальным номером, который также регистрируется на 10 лет.

Гораздо проще ситуация, когда правообладатель хочет не расширить, а сократить перечень товаров и услуг, в отношении которых состоялась регистрация. Для этого достаточно внести изменения в действующее свидетельство и исключить ненужные позиции. С этой целью в Роспатент подается соответствующее заявление и оплачивается государственная пошлина (2050 руб.).

Неиспользование товарного знака

Регистрируя товарный знак, в том числе «впрок» (т.е. включив в заявку товары и услуги на будущее), владелец знака должен учитывать последствия неиспользования своего товарного знака. Согласно ст. 1486 ГК РФ любое заинтересованное лицо может оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку вследствие его неиспользования в течение любых трех лет с даты регистрации товарного знака. При этом знак не должен использоваться в течение трех лет, предшествующих такому обращению. Охрана может быть прекращена как для всех товаров (услуг), так и для их части.

Пример 6

Свернуть Показать

Товарный знак «Ромашка» был зарегистрирован 01.08.2006. Заявление об аннулировании знака по причине длительного неиспользования было подано заинтересованным лицом 01.08.2010. Согласно требованиям ГК РФ право на подачу такого заявления возникло уже с 01.08.2009, при этом, учитывая фактическую дату подачи заявления, правообладателю достаточно будет доказать факт использования знака в период с 01.08.2007 по 01.08.2010 (т.е. в течение трех лет до подачи заявления об аннулировании знака).

Заявление об аннулировании знака подается в Арбитражный суд г. Москвы (до 2012 года подобные дела рассматривались в Палате по патентным спорам).

Примечательно, что лицо, подавшее такое заявление, должно доказать свою заинтересованность. Просто так любой желающий не сможет прекратить действие прав на знак. Вопросы, касающиеся доказывания заинтересованности, рассмотрены в информационном письме Роспатента от 20.05.2009 № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием».

К сведению

Свернуть Показать

Для сохранения регистрации знака его владелец должен документально подтвердить, что знак реально использовался.

Ребрендинг

Товарный знак охраняется в том виде, в котором он был зарегистрирован. При этом допускается использование товарного знака с незначительными изменениями.

Однако довольно часто меняются интересы правообладателя знака, подходы к позиционированию себя на рынке, круг или предпочтения потребителей да и просто вкусовые приоритеты к дизайну своего логотипа (товарного знака). Соответственно, возникает необходимость в доработке и изменении товарного знака, прошедшего государственную регистрацию. Первый вопрос, возникающий у правообладателя, - можно ли внести изменения в уже существующий знак? При этом владелец знака может посчитать, что так как исключительное право на знак ему уже принадлежит, то при внесении изменений в него действие этого права не прервется, а лишь распространится на обновленный знак. Однако какой бы удобной ни была данная точка зрения, ее нельзя назвать верной.

Внести изменения в товарный знак можно только в том случае, если после этого не меняется общее зрительное впечатление от знака. Как правило, такие изменения крайне несущественны и могут касаться оттенков цветовой гаммы, используемых в отдельных частях знака, шрифта некоторых словесных элементов, исключения из знака неохраняемых элементов (т.е. тех, которые в составе знака может использовать любой заявитель).

Если же предполагаемые изменения носят более существенный характер, то по сути это уже новый товарный знак, для регистрации которого следует подать отдельную заявку. Отметим, что крупные компании нередко регистрируют значительное число знаков, представляющих собой различные варианты.

Пример 7

Свернуть Показать

Пример 8

Свернуть Показать

В результате ребрендинга товарных знаков, принадлежащих группе компаний «Связной», был зарегистрирован новый знак с добавлением разноцветной полосы и новой цветовой гаммы.

Подав новую заявку на измененный товарный знак, можно достичь сразу нескольких целей. Например, не только закрепить за собой исключительное право на обновленный знак, но и включить в заявку дополнительные товары и услуги, расширив тем самым первоначальный объем правовой охраны.

Варианты использования

Правообладателю товарного знака принадлежит целый комплекс прав, одним из которых является возможность использовать знак самостоятельно (например, для маркировки производимых товаров).

При этом ст. 1484 ГК РФ предусматривает, что для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых знак зарегистрирован, он может быть размещен:

• на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории России, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию России;
• при выполнении работ, оказании услуг;
• на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
• в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
• в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Распоряжение правом на знак

Безусловно, приятно осознавать, что ваша интеллектуальная собственность, в данном случае - товарный знак, защищена, и вы, как правообладатель, наделены исключительным правом на него. Наличие такого права на товарный знак предполагает не только возможность его использования для самостоятельных нужд, но и право им распоряжаться, получая при этом дополнительные бонусы. Сделать это можно различными способами:

Указанные договоры заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в Роспатенте (ст. 1490 ГК РФ). Несоблюдение этих требований ведет к недействительности договора. За регистрацию договоров также предстоит уплатить государственную пошлину. Срок, в течение которого договор регистрируется, составляет 2-3 месяца.

Международная регистрация товарного знака

Все чаще интересы компаний выходят за пределы территории одной страны, в связи с чем возникает необходимость в международной защите своей интеллектуальной собственности.

Учитывая принцип территориальной охраны товарного знака, его желательно зарегистрировать и на территории стран, интересных с точки зрения ведения бизнеса для вашей компании. Ведь регистрация в России позволяет защитить товарный знак только в нашей стране, а для защиты в других государствах нужна дополнительная регистрация.

Зарегистрировать товарный знак в других странах можно двумя способами:

Международная заявка по Мадридской системе может быть подана на английском, французском и испанском языках. Срок регистрации - 10 лет с правом продления неограниченное число раз.

Подача заявки по Мадридской системе имеет еще ряд преимуществ:

• нет необходимости оплачивать услуги иностранных патентных поверенных в каждой стране;
• не нужно переводить заявку и соблюдать требования по составлению заявок в каждой интересующей стране;
• не нужно оплачивать в каждой стране национальные пошлины;
• продлить регистрацию знака во всех странах можно путем подачи одного заявления;
• в случае возникновения необходимости в расширении перечня стран для регистрации сделать это можно путем подачи единой заявки на территориальное расширение с указанием сразу нескольких стран.

Защита знака

Нельзя исключать, что право на зарегистрированный товарный знак будет нарушено и другая компания станет использовать ваш знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения.

Здесь отметим, что любые товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (п. 1 ст. 1515 ГК РФ). Правообладатель товарного знака при этом вправе требовать за счет нарушителя изъятия из оборота и уничтожения данного контрафакта.

Те же последствия влечет и нарушение исключительного права при выполнении работ или оказании услуг. Нарушитель обязан удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с документации, вывесок, рекламы выполнения работ или оказания услуг.

Примечательно, что у владельца товарного знака есть возможность выбора способа компенсации (возмещения) нарушения его исключительного права. Так, по общему правилу нарушитель обязан возместить причиненные убытки (т.е. реальный ущерб и упущенную выгоду). Однако рассчитать размер причиненных убытков бывает достаточно сложно. В связи с этим владелец товарного знака имеет право по своему усмотрению вместо возмещения убытков требовать выплату ему компенсации, которая может быть рассчитана двумя способами (п. 4 ст. 1515 ГК РФ):

• от 10 тыс. до 5 млн руб. (конкретный размер определяется судом исходя из характера нарушения);
• в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование знака.

Кроме того, незаконное использование чужого товарного знака может повлечь привлечение не только к гражданской, но и к административной (ст. 14.10 КоАП РФ) и к уголовной ответственности (ст. 180 УК РФ).

Таможенный реестр товарных знаков

Не секрет, что значительное количество контрафактной продукции поступает в нашу страну из других государств через российскую границу. Для защиты прав на те или иные объекты интеллектуальной собственности предусмотрена возможность включения сведений о данных объектах в специальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Ведет такой реестр Федеральная таможенная служба (ФТС России). В таможенный реестр могут быть внесены сведения не только о товарных знаках, но и, например, о наименованиях мест происхождения товаров, объектах авторских и смежных прав.

К сведению

Свернуть Показать

Порядок внесения объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр регулируется Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», Таможенным кодексом таможенного союза, Административным регламентом Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (утв. приказом ФТС России от 13.08.2009 № 1488).

Что касается товарных знаков, то по данным ФТС России наибольшее число подделок выявляется в отношении одежды и обуви, на втором месте - кондитерские изделия и продукты питания, далее - косметика и парфюмерия. В десятке самых популярных контрафактных товаров также CD- и DVD-диски, бытовая техника, фармацевтическая продукция.

Для внесения товарного знака в таможенный реестр правообладателю необходимо подать соответствующее заявление в ФТС России. Таможенные органы, в свою очередь, обязаны сопоставлять сведения из таможенной декларации со сведениями в таможенном реестре. При выявлении нарушений исключительных прав на таможенные органы возложена обязанность подать заявление в суд о привлечении нарушителя к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ. При этом обращение таможенного органа в суд может повлечь не только наложение штрафа, но и конфискацию всей ввозимой партии контрафактного товара.

К сожалению, правообладатели товарных знаков не очень активно спешат вносить информацию о своих знаках в таможенный реестр, недооценивая его эффективность. Вместе с тем значительное число дел об административных правонарушениях по товарным знакам возбуждается именно по заявлениям таможенных органов благодаря выявлению нарушителей с помощью сведений, внесенных в таможенный реестр.

Сноски

Свернуть Показать

Закону - пять лет. Срок, более чем достаточный для подведения уже не промежуточных, а итоговых результатов реформы системы госзаказа. По-прежнему отсутствуют единые подходы к выбору способа размещения заказов, проведению самих процедур, осуществлению контроля и т.д. Отсутствует единая административная и арбитражная практика. Не снижается объем нарушений. Все это наводит на мысль о том, что система госзаказа, если уже не подтвердила свою несостоятельность, то, по крайней мере, находится в глубочайшем застое. С каждым годом растет число жалоб, поступающих в контролирующие органы и так же пропорционально растет количество тех, которые были признаны обоснованными. Но одновременно пропорционально растет и число успешных судебных обжалований таких решений. Например, в 2009 году в арбитражных судах и судах общей юрисдикции рассмотрено 3815 дел об обжаловании решений (постановлений) органов ФАС России, в 1260 случаях требования заявителей удовлетворены.

Такая ситуация вызвана, как недостатками самого законодательства, так и отсутствием единообразной практики контролирующих органов, а порой и откровенным непрофессионализмом некоторых представителей системы госзаказа. В качестве наглядного примера можно привести давнюю проблему, связанную с необходимостью указания в заявках «товарных знаков».

Изучая практику размещения заказов, можно прийти к ошеломляющему открытию. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» чуть не породил небывалую в юридической истории тенденцию к заключению договоров, из которых невозможно определить сам предмет договора. Особенно наглядно это иллюстрируют заказы, размещаемые по результатам проведения аукционов.

Попробуем разобраться, откуда все это пошло.

«Какая разница, что за товар предлагают? Главное - чтобы он соответствовал техническому заданию!».

Ч. 3 ст. 38 Закона гласит, что государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона. То есть, при дословной (и неправильной) трактовке, можно сделать вывод: единственное, что требуется от поставщика - назвать цену. Следуя такой логике, абсолютное большинство контрактов должно иметь следующий предмет: «Поставщик обязуется поставить Товар , а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар ». Причем, Товаром будет нечто, определяемое лишь родовым признаком (автомобили, компьютеры, фрукты и т.д.).

Согласно ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Существенными условиями договора поставки являются предмет договора , т.е. наименование и количество товара, его ассортимент и комплектность (ст. 454 - 491 ГК РФ) и срок поставки (ст. 506 ГК РФ). Некоторые юристы (например, И.М. Брагинский) добавляют еще одно условие - «период поставки» , но скорее, «период поставки» является своеобразной разновидностью «срока поставки» и не является самостоятельным существенным условием. Также не входит в существенные условия договора поставки условие о его цене. Причем ст. 465 устанавливает, что и условие о количестве товара может быть согласовано путем установления в договоре порядка его определения - то есть оно тоже не поддается такой уж однозначной трактовке. Таким образом, единственным по-настоящему существенным условием, по сути, является лишь наименование товара. Оно и определяет, прежде всего, содержание заключенного договора.

Итак, предмет договора - это условия о товаре, о его наименовании .

Устанавливая предмет договора, стороны должны указать точное название товара, не допускающее подмены, а также номера стандартов, технических условий, артикулов и других необходимых документов, на соответствие которым предстоит проверять поступившую продукцию (товары). В тех случаях, когда речь идет об изделиях одного наименования, но с различными признаками, стороны обязаны предусмотреть это в договоре. Возможно, что поставляемая продукция имеет сложные характеристики.

Представьте ситуацию, когда вы хотите купить машину и свое пожелание выражаете следующим образом: «Я хочу автомобиль. Седан, пятую модель». Вы можете получить БМВ пятой модели, «классику» ВАЗ, Мазду и т.д. Нечего и говорить, что в таком договоре предмет (наименование) отсутствует. Следовательно, если Вы планируете купить БМВ пятой серии, то и предмет договора должен звучать следующим образом «Поставщик обязуется поставить BMW 5er (F10), а Заказчик обязуется принять и оплатить BMW 5er (F10)». Только в этом случае договор будет отвечать требованиям гражданского законодательства.

Как известно, в целом, Закон отрицательно относится к применению в документациях (как в конкурсных, так и в аукционных) товарных знаков. В случае с конкурсами Закон позволяет использовать в документации «товарные знаки» только в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставка которых не является предметом контракта (ч. 3 ст. 22 Закона). Документация же об аукционе может содержать указание на товарные знаки. Однако при указании в документации об аукционе «товарных знаков», последние должны в обязательном порядке сопровождаться словами "или эквивалент" (ч. 3 ст. 34 Закона).

Поэтому, в абсолютном большинстве случаев, требования к продукции выглядят, примерно, следующим образом:

«Картридж черный, размеры 357x105x140 мм., вес 0,9 кг., с лазерной технологией печати, страничный ресурс - 2000 стандартных страниц согласно ISO/IEC 19752, условия эксплуатации - от 20 до 80% относительной влажности, температура хранения от -20 до 40°C». Грамотные заказчики устанавливают требования к упаковке (пакет, коробка), безопасности, электромагнитной совместимости и т.п.

Максимум, что может позволить себе заказчик - это указать наименования и модели принтеров, для которых он планирует закупить эти картриджи. Но если же он решит все же конкретно указать то, что ему требуется, то пожелания должны будут выглядеть следующим образом: «Картридж Hewlett-Packard Q2612А или эквивалент».

Исходя из ошибочного постулата о том, что поставщик не должен указывать в заявке ничего, кроме согласия исполнить условия контракта и назвать свою цену (при аукционе) или сделать предложение, исходя из критериев оценки (при конкурсе), мы получаем тот же самый формально абстрактный «Товар» без каких-либо индивидуальных признаков ( формальная абстракция — выделение таких свойств предмета, которые сами по себе и независимо от него не существуют (форма, цвет и пр.). Этот тип абстракции служит основой усвоения детьми знаний, описывающих предметы по их внешним свойствам, что служит предпосылкой теоретического мышления).

Конечно, у каждой продукции есть функциональные, качественные характеристики и т.п., которые позволяют выделить ее не только из продукции вообще, но и отличить ее от других ей подобных, но все же главным идентификатором выступает «товарный знак» .

Товарный знак является ключевой характеристикой, позволяющей определить сам предмет поставки. Например, существуют идентичные модели картриджей, но, произведенных разными производителями, в частности модель Q2612A производится компаниями «Hewlett-Packard», «Ninester Image», «Дел» С Сервис» и т.д. И без указания товарного знака идентифицировать товар не предоставляется возможным.

Ч. 2 ст. 34 Закона предусмотрено, что документация об аукционе должна содержать требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительские свойствам) товара. Все эти сведения, в свою очередь, необходимо представить в заявке. Дополнительных сведений требовать нельзя. В Законе нет прямого указания, что в заявке необходимо указать наименования предлагаемого к поставке товара, есть лишь обтекаемое условие о предоставлении сведений о … .

Анализируя данную формулировку, приходишь к выводу, что сведения бывают лишь о чем-то известном. Помогают понять смысл этой фразы словари русского языка (Сведения : информация о конкретных объектах (об этой планете у нас мало сведений ). Поэтому, действительно, никаких дополнительных, сведений нельзя требовать, но дополнительных сведений о чем-то , что должно быть известно! Иначе, получатся «сведения о неизвестном»!

Итак, сведения могут быть только об известном (наименование, марка, модель, «товарный знак»). Ведь мы не используем в разговоре, например, о фантастическом романе формулировки «Они отправились на четвертую по удаленности от Солнца и седьмую по размерам планету Солнечной системы с экваториальным радиусом 3396,9 км., массой 6,418×10 23 кг. и периодом вращения 24 ч. 37 мин. 22,7 сек.». Мы говорим просто - они отправились на Марс. То есть участник должен представить сведения о продукции, которую можно идентифицировать.

Нельзя еще раз не подчеркнуть юридическую составляющую данной проблемы. Как уже говорилось, д оговор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). В силу того же пункта, существенным условием договора признается его предмет. Отсутствие же предмета влечет неопределенность самого договора. Кроме того, часть 3 статьи 455 ГК РФ устанавливает, что условие договора купли-продажи считается согласованным, если договор позволяет определить наименование товара.

Арбитражная практика пошла именно по этому пути и обосновано признает не только право заказчиков устанавливать в документациях требования об указании в заявках «товарных знаков», но и более того, указывает на необходимость их указания, в целях придания будущим контрактам юридической силы.

Решение арбитражного суда Пензенской области

по делу А49-5537/2009

(извлечение)

«Судом не может быть принят довод истца об отсутствии необходимости указывать в заявке, а в дальнейшем и контракте, модели поставляемого товара (компьютерных комплектующих), поскольку, как полагает истец, это не предусмотрено конкурсной документацией.

Данный довод истца признается судом не обоснованным. Как следует из п. 23 Информационной карты конкурса сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара качестве работ, услуг должны представляться по форме 1.4.4, которая содержит требование об указании участником размещения заказа торгового наименования (марки), модели товара.

Вышеуказанный довод ответчика опровергается фактом представлениям им самим в поданной заявке сведений о торговом наименовании системной платы, корпуса, монитора и др.

Более того, признание допустимым отсутствие индивидуализации товара влечет незаключенность государственного контракта с учетом положения п. 1 ст. 432 и ч. 3 ст. 455 Гражданского кодекса Российской Федерации» .

Следует отметить и некоторые упущения в самой арбитражной практике. К сожалению, суды оперируют терминами, применяемыми в самих исках («торговая марка», «товарная марка», «торговый знак» ) и не обращают в своих решениях внимания на то, что применение указанных терминов не вполне корректно с точки зрения самого законодательства, поскольку в России применяется термин «товарный знак» .

Товарный знак — обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Законом признается исключительное право на товарный знак, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Правообладатель товарного знака имеет право его использовать, им распоряжаться и запрещать его использование другими лицами (под «использованием» здесь подразумевается лишь использование в гражданском обороте и лишь в отношении соответствующих товаров и услуг, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован).

Следует подчеркнуть, что право на товарные знаки составляют одну из разновидностей объектов сферы прав интеллектуальной собственности, и относятся к правам на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Торговая марка — словесная калька с английского «trade mark» , используется как синоним понятия «товарный знак ». Хотя этот термин активно используется на бытовом уровне, российской правовой системе известны только понятия «товарный знак» и «знак обслуживания» . Именно они подлежат правовой охране.

Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность (ст. 1515 ГК РФ, ст. 14.10. КоАП РФ, ст. 180 УК РФ).

Термин «товарный знак» закреплен в гл. 4 ГК РФ. До принятия четвертой части ГК существовал Закон РФ «О товарных знаках,знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Термин «товарный знак» применялся в советском законодательстве, существовало Постановление Совета Министров СССР от 15 мая 1962 «О товарных знаках» и «Положение о товарных знаках» (утверждено Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий от 8 января 1974), был закреплен и международными соглашениями, важнейшими из которых являются Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 и Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков 1891 (и конвенция и соглашение ратифицированы СССР). В соответствии с параграфом 2 главы 76 ГК РФ в России применяется термин «товарный знак» - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Также Россия Российская Федерация присоединилась к «Договору о законах по товарным знакам» (TLT), подписанному в Женеве 27 октября 1994 г., в котором предусматривается применение термина «товарный знак» (ч. 2 ст. 2 «Знаки, к которым применяется Договор»). Таким образом, применение для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей терминов, отличных от установленных законодательно («товарный знак» ), мягко говоря, некорректно. Хотя, можно предположить, что суды исходят из «толкования договора» то есть буквального смысла термина.

Однако заказчикам надо помнить об одном непременном условии требовании об указании в заявках товарных знаков обязательно должно содержаться в документации, поскольку закон предусматривает отклонение заявки лишь случае несоответствии заявки в документации. На это указывает ФАС России в своих решениях.

Решение и предписание ФАС России по делу в отношении

Пенсионного фонда Российской Федерации

(извлечение)

«В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе Заявителю отказано в допуске к участию в аукционе на основании несоответствия заявки требованиям документации об аукционе, а именно: в заявке отсутствуют сведения о предмете поставляемого товара (марке предлагаемой к поставке бумаги).

В результате отсутствие в заявке сведений о торговой марке предлагаемой к поставке бумаги повлечет невозможность составления проекта государственного контракта и направления его Заявителю, в случае признания Заявителя победителем Аукциона, что является основанием отказа Заявителю в допуске к участию в аукционе.

При этом в документации об аукционе отсутствует требование Заказчика к участникам размещения заказа указать в заявке торговую марку поставляемой бумаги. В то же время согласно заявке Заявителя к поставке предложена бумага для оргтехники, технические характеристики которой полностью соответствуют требованиям документации об аукционе. Таким образом, отказ Заявителю в допуске к участию в аукционе является нарушением части 2 статьи 12 Закона о размещении заказов».

Участники, порой, в свое оправдание приводят следующий довод: «Поставка предполагается только через месяц, мы не знаем, какие товары будут в продаже». Суды справедливо рассудили, что если участник намерен поставить товар, то он должен указать его конкретное наименование. Процитирую реплику судьи: «Незнание наименования товара тождественно незнанию того, будете ли вы вообще исполнять контракт!». Отсутствие же наименования товара влечет неопределенность предмета договора и, как следствие - незаключенность договора. То есть выводы судов можно свести к постулату: «Договор поставки является заключенным при наличии в нем сведений о наименовании и марке товара, свидетельствующих о согласовании сторонами предмета поставки».

Это же касается и случаев, когда участники буквально воспроизводят текст документаций, в случае если заказчик все-таки указывает в ней «товарные знаки» сопровождая их словами "или эквивалент" (ч. 3 ст. 34 Закона).

Северо-западного округа по делу № А44-4033/2008

(извлечение)

«Аукционной комиссией, созданной уполномоченным органом, заявки ООО «Регламент» по лотам № 1 и № 2 были признаны не соответствующими требованиям документации об аукционе поскольку, «указанные в заявке параметры Товара с использованием оборота «или эквивалент» не дают точного определения, какой Товар будет поставлен поставщиком Заказчику».

Часть 1 статьи 12 Закона № 94-ФЗ содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в допуске к участию в торгах, одним из которых является несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе (пункт 4 части 1 статьи 12 Закона № 94-ФЗ). Заявка на участие в аукционе должна в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 35 Закона № 94 - ФЗ содержать сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг.

Согласно статье 34 Закона № 94-ФЗ документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика (часть 2 статьи); документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки, которые должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии с частью 2 настоящей статьи (часть 3 статьи).

С учетом изложенного, суды правомерно сделали вывод о том, что если участник размещения государственного заказа намерен поставить товар, имеющий иной товарный знак, по сравнению с указанным в документации об аукционе, но эквивалентный требуемому, то он должен указать конкретное наименование (марку) товара и его конкретные характеристики.

Товарные знаки в отношении отдельных технических параметров или комплектующих сопровождены словами «или эквивалент». ООО «Регламент» в заявках по лотам 1, 2 буквально воспроизвело данную фразу без указания конкретных марок, технических характеристик и функциональных свойств эквивалента. В связи с чем, аукционная комиссия правомерно отказала ООО «Регламент» в допуске к участию в аукционе».

И, что особенно важно, единообразие подходов к системному решению данной проблемы демонстрируют суды всех инстанций.

Постановление четырнадцатого арбитражного

апелляционного суда по делу А44-4033/2008

(извлечение)

«Системное толкование положений Закона 94-ФЗ позволяет сделать вывод о том, что требование о необходимости отражения в заявке сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара распространяется и на товар, предлагаемый в качестве эквивалентного.

Как верно указал суд первой инстанции, если участник размещения государственного заказа намерен поставить товар, имеющий иной товарный знак, по сравнению с указанным в документации об аукционе, но эквивалентный требуемому, то он должен указать конкретное наименование (марку) товара и его конкретные характеристики.

Аукционная заявка участника должна содержать конкретное описание товара, предлагаемого к поставке, включая описание товара - эквивалента. Кроме того, в силу пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации существенным условием договора признается его предмет. Отсутствие в аукционной заявке описания товара - эквивалента приводит к невозможности установить, какой товар предлагается к поставке участником, а это в свою очередь влечет неопределенность предмета договора».

Некоторые участники размещения заказа пытаются обжаловать требования документаций об указании в заявках товарных знаков материалов, применяемых при выполнении работ. Такие истцы считают, что такие требования незаконны в силу того, что предметом контракта является выполнение подрядных работ, а не поставка товара. Данное утверждение, в абсолютном большинстве случаев, некорректно в силу того, что по условиям торгов, подрядчик должен использовать собственный материал для выполнения работ. Согласно ч. 5 ст. 723 ГК РФ, подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Таким образом, гражданское законодательство напрямую говорит о применении в договоре подряда норм, относящихся к поставкам товаров, а именно норм, установленных для иного договора - купли-продажи. В частности, ч. 2 ст. 704 ГК РФ, регламентируя выполнение работ иждивением подрядчика, опять же, напрямую гласит, что подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. Таким образом, гражданское законодательство однозначно говорит о применении норм о поставках товаров к договорам подряда. В силу же п. 2 ч. 2 ст. 35 Закона, заявка должна содержать сведения (предложения) о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ. Поскольку, как уже было сказано выше, к договору подряда, предусматривающем выполнение работ иждивением подрядчика применяются нормы договора купли-продажи (поставки), Заказчики в полном соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают требование об обязательном указании участниками в своих заявках не только параметров применяемых материалов, а так же «товарных знаков» этих материалов.

Постановление Федерального арбитражного суда

Поволжского округа по делу N А49-142/2009

(извлечение)

«Управлением по организации государственных закупок Пензенской области было объявлено о проведении открытого конкурса «Выполнение работ по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы размещения Государственного и муниципального заказа Пензенской области».

Как установили суды, конкурсной документацией среди прочих требований были установлены требования: "Конкурсная заявка, которую предоставляет участник, должна включать - сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (по форме приложения 1.4.4)". Формой 1.4.4 было установлено, что участник размещения заказа должен указать в названной форме конкретную торговую марку предлагаемого к поставке оборудования. Как следует из материалов дела, конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске ООО "НОРБИТ" к участию в конкурсе на основании пункта 4 части 1 статьи 12 Закона о размещении заказа, так как в представленной заявке на участие в конкурсе предложено оборудование без указания его конкретного наименования (торговой марки и т.п.), что не позволяет определить какое конкретное оборудование предлагается к поставке.

Как правильно указали суды, содержащийся в оспариваемом решении УФАС по Пензенской области вывод о том, что истребование от участника размещения заказа сведений о торговой марке предполагаемого к поставке товара нарушает требования части 4 статьи 25 Закона о размещении заказов, является несостоятельным».

Что ж, многолетние попытки специалистов убедить оппонентов в неразумности утверждения о том, что для удовлетворения потребностей государства фирменное происхождение товара не имеет значения, увенчались успехом. С помощью судебной системы они смогли объяснить, что Закон должен не только следовать к провозглашенным в нем целям, но и, соблюдать на пути к последним правила движения, установленные наукой, под названием юриспруденция. Как итог, в Закон были внесены изменения, регулирующие указание в заявках «товарных знаков». Отныне п ервая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать или согласие участника поставлять товар под «товарным знаком», указанным в документации или указать иной (свой), предлагаемый к поставке. Такая же норма появилась и в части, относящейся к работам и услугам. Не будем сейчас обсуждать полноценность этих поправок и их необходимость (они обусловлены, хотя бы, другими нормами Закона, оговаривающих причины для отклонения заявок). Но, по крайней мере, хоть частица трудов специалистов в области госзаказа не пропала зря.

Таким образом, можно констатировать тот факт, что во многом практика госзаказа формируется не заказчиками, не поставщиками и не теми органами, которые должны ее формировать, а судами, продемонстрировавшими более взвешенный и ответственный подход к решению тех проблем госзаказа, которые ставит перед ним его реформа.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 23.09.1992 г. № 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

Товарный знак (торговая марка) - зарегистрированное в установленном порядке обозначение, присвоенное товару для его отличия от других и указания на его производителя (предприятие, фирму). Он представляет собой рисунок (символ, знак), определенное сочетание букв, чисел. Понимаемый как средство индивидуализации производителя товарный знак рассматривается как торговая марка или фирменный знак.

В данной ситуации решение заказчика можно обжаловать в антимонопольном органе. В подтверждение своих доводов к жалобе необходимо приложить сертификат и декларацию соответствия, в которых указан только производитель товара. В связи с тем, что требование о предоставлении участником размещения заказа сведений о производителе товара заказчиком не установлено, заявка участника размещения заказа полностью соответствовала требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Задать вопрос специалисту

Поля, отмеченные * , обязательны для заполнения.

Если вы уже регистрировались на сайте сайт, авторизуйтесь , пожалуйста!

Участие в тендерах. Что нужно знать? Электронная цифровая подпись Вопросы юристу Другое Подготовка подачи заявки Контрактная система

На площадке портала «Эстиматика» 29 октября 2015 года состоялся круглый стол, посвященный интеллектуальной собственности . С докладом на тему «Типичные ошибки при регистрации товарного знака и его использовании» выступила Ускова Светлана Борисовна , генеральный директор юридической компании "Усков и партнеры" . Светлана Ускова подготовила статью, в которой объяснила, каким должен быть товарный знак, как выбрать обозначение товарного знака и как правильно его использовать.

Много лет моя работа связана с интеллектуальной собственностью, с вопросами регистрации товарных знаков, консультациями по использованию товарных знаков и нарушением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

За время работы приходится сталкиваться с рядом типичных ошибок, которые допускают заявители и правообладатели. Не все знают, каким должен быть товарный знак, как правильно его регистрировать и использовать. Довольно часто ошибки можно предупредить и, соответственно, избежать негативных последствий.

Какие ошибки можно допустить в процессе регистрации товарного знака ?

1. Некорректно выбрать ответственное лицо

Начать мне хотелось бы с выбора контактного лица компании, ответственного за регистрацию товарного знака. Чаще всего контактным лицом является юрист или маркетолог. Это может показаться забавным, но мне приходилось общаться и с менеджерами по закупу, и с бухгалтерами, и с кадровыми работниками. Бухгалтер объяснил, что они тянули жребий, и ему досталась короткая спичка. Часто такие ответственные лица формально подходят к вопросу, не вникают в подробности, и результат может быть не самый удачный.

2. Выбрать неподходящее обозначение товарного знака

На этом этапе важно в полном объеме проанализировать информацию по охраноспособности обозначения товарного знака и возможности оспаривания регистрации товарного знака в дальнейшем.

Охраноспособность товарного знака - это его соответствие требованиям ст. 1483 Гражданского кодекса. Многие полагают, что слово из словаря не может быть товарным знаком. Это не совсем так. Самые простые слова: «солнышко», «улыбка», «забота», «счастье» - вполне отвечают требованиям охраноспособности, а значит, могут быть выбраны в качестве названия товарного знака. Указанная статья ГК достаточно объемна, но если остановиться на основных моментах, то можно сказать, что обозначение товарного знака должно быть фантазийным. Оно не должно указывать на качество или свойство товара или услуги, не должно вводить в заблуждение, не должно быть ложным. Есть еще целый ряд «не». Так же потенциальный товарный знак не должен быть тождественным или сходным с уже зарегистрированными или поданными на регистрацию обозначениями товарных знаков в отношении однородных товаров/услуг.

Также стоит обратить внимание на статью 1252 Гражданского кодекса, в которой указано, что если товарный знак похож на другое средство индивидуализации настолько, что способен ввести в заблуждение потребителей, преимущество за товарным знаком, зарегистрированным первым, либо имеющим более ранний приоритет.

Опираясь на положения вышеуказанных статей, можно рекомендовать следующий алгоритм действий при работе с новым обозначением.

• Определить значение слова. Посмотреть перевод, если он есть, а также все словарные значения. Бывает, что они неожиданны и неочевидны.
• Провести анализ информации в сети интернет, чтобы понять, использует ли кто-то данное обозначение товарного знака.
• Проанализировать информацию на сайте Федеральной налоговой службы для выявления фирменных наименований
• Провести предварительный поиск по базе товарных знаков и поданных на регистрацию обозначений.

После этого принимать решение о целесообразности подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Итак, обозначение выбрано, оно прошло все предварительные проверки и серьезных препятствий на данном этапе не найдено.

3. Некорректно выбрать классы МКТУ при подаче заявки на товарный знак

В качестве иллюстрации приведу цитату из письма клиента: «Хотела бы уточнить, к какому классу МКТУ относятся следующие услуги: техническое обслуживание автотранспорта: автоматические мойки + дополнительный сервис (в проекте): пылесос, химчистка, торговый автомат (кофе, автомобильные мелочи), подкачка шин, долив жидкости в бачок омывателя». Так как регистрация товарного знака производится в отношении заявленного перечня товаров и услуг, который формируется на основе «Международного классификатора товаров и услуг», приведенная цитата показывает очень грамотный подход к подаче заявки.

Классификатор несовершенен, иногда нужные рубрики находятся в разных классах. Часто, например, просят заявить сувенирную продукцию, но такой рубрики нет, так как классификация происходит по материалу и по назначению товаров. Бывает, что каких-то товаров/услуг нет в стандартной редакции МКТУ. Заявитель вправе добавить необходимые формулировки.

В таблице можно посмотреть, какие интересные и «нужные» рубрики есть в МКТУ, а каких нет.

После подачи заявки на товарный знак добавить какие-то рубрики нельзя, можно только подать новую заявку, что повлечет дополнительные расходы на регистрацию товарного знака. Пример некорректного выбора классов: товарный знак «ЦВЕТОВИК».

На фото один из цветочных магазинов

А это перечень зарегистрированного товарного знака «26 - венки из искусственных цветов; цветы искусственные 31 - венки из живых цветов; растения; растения засушенные для декоративных целей; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей».

Некоторое несоответствие реального использования и перечня зарегистрированного товарного знака не требует комментариев.

4. Пропустить сроки ответов

После подачи заявки на товарный знак в Роспатент, заявитель часто пропускает сроки ответов на полученную корреспонденцию. Если не ответить на запрос в установленный срок, то заявка будет признана отозванной. Иногда заявитель теряет оплаченные суммы патентных пошлин, а это минимум 14200 рублей, из-за того, что не уточнил спорную формулировку в заявленном перечне или не представил какой-то запрошенный документ. Сроки ответов фиксированы, и их несоблюдение может привести к потере заявки.

5. Принять предварительный отказ как окончательный

Довольно часто заявитель воспринимает уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства как окончательный, а не как предварительный отказ. Очень часто такие предварительные отказы можно преодолеть, если подготовить аргументированный ответ.

6. Разместить неблагоприятную информацию в интернете

Бывает, что уведомление экспертизы вызвано размещением неблагоприятной информации в интернете. И делает это сам заявитель, указав, например, на своем сайте, что товар производится известной иностранной фирмой. Этот «маркетинговый ход» вызывает вполне обоснованное указание на введение потребителей в заблуждение.

Получение охранного документа не цель, и не финал работы. Любой автовладелец в большей или меньшей степени следит за своей машиной и проводит ряд профилактических действий. Так же и зарегистрированный товарный знак требует внимания.

7. Зарегистрировать товарный знак и не использовать его

Регистрация товарного знака «номинальным» владельцем влечет риск аннулирования товарного знака за неиспользование. То есть товарный знак зарегистрирован на имя правообладателя, который реально его не использует. Это может быть, например, управляющая компания или владелец бизнеса, имеющий статус индивидуального предпринимателя.

Возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием предусмотрена и Парижской конвенцией об охране промышленной собственности, и Гражданским кодексом Российской Федерации. Срок действия товарного знака при «номинальном» владении - 3 года. Любое заинтересованное лицо может обратиться в Суд по интеллектуальным правам. Кроме потери товарного знака с правообладателя могут взыскать судебные расходы. Номинальный владелец, который не заключил лицензионный договор с реальным пользователем, не имеет возможности подтвердить использование товарного знака, а бремя доказывания этого факта лежит на нем.

8. Не передать активы при ликвидации юридического лица

Редко, но бывает, что юридическое лицо правообладателя ликвидируется, а передача нематериальных активов не происходит. Однажды мне пришлось общаться с собственницей бизнеса, которая зарегистрировала товарный знак, а затем последовательно ликвидировала шесть одноименных компаний. Она была очень удивлена, узнав, что товарного знака больше нет, аргументируя это тем, что все компании создавались ей единолично.

9. Забыть внести изменения в данные правообладателя

Обратимся к статье 1232 Гражданского кодекса, согласно которой правообладатель обязан уведомлять соответствующие органы об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель.

10. Не подать новую заявку при существенном изменении логотипа/перечня

Имеет смысл не только вносить изменения в данные правообладателя, но и при необходимости подавать новую заявку на товарный знак. Такая необходимость может возникнуть при существенном изменении логотипа, как на изображении ниже, так и при изменении ассортимента товаров/услуг (перечня).

Существуют специальные сервисы для сравнения торговых знаков по изображению и для поиска сходных изображений по графическому запросу:

• edwaks.ru
• ПОИСК-ЗНАКОВ.РФ
• patentovedam.narod.ru

11. Пропустить сроки продления

Срок действия товарного знака - 10 лет от даты регистрации. Если заявление о продлении подано с пропуском установленных сроков, в государственном реестре появляется черная полоса и указывается, что срок действия товарного знака истек. Продлить его невозможно, можно только подать новую заявку.

12. Запланировать экспорт товара, но не зарегистрировать товарный знак в интересующей стране

Так же хотелось бы обратить внимание на то, что регистрация товарного знака территориальна, и если вы собираетесь экспортировать товар, то необходимо производить регистрацию в интересующих вас странах.

13. Не обратиться за консультацией к специалисту

Ну а завершить повествование хотелось бы еще одной цитатой из переписки «С недоумением получили какую-то корреспонденцию и решили обратиться к Вам за консультацией». Если есть недоумение и непонимание, всегда лучше проконсультироваться, так как подводных камней и нюансов действительно много.

Итак, для предупреждения ошибок при регистрации товарного знака и его использовании важно :

• правильно выбрать ответственного за регистрацию и использование товарного знака;
• выбрать подходящее обозначение товарного знака;
• корректно определить классы МКТУ, при отсутствии требуемых рубрик добавить необходимые формулировки;
• не пропускать сроки ответов на корреспонденцию;
• отличать предварительный отказ от окончательного;
• не размещать неблагоприятную информацию в интернете;
• использовать товарный знак;
• передать права на товарный знак при ликвидации юридического лица;
• при изменении данных правообладателя (например, адреса), внести необходимые поправки в товарный знак;
• при существенном изменении логотипа/перечня подать новую заявку на товарный знак;
• не пропускать сроки продления;
• при экспорте регистрировать товарный знак во всех странах;
• не пренебрегать консультациями специалистов.

Если у вас есть вопросы по этой теме, вы можете задать их Усковой Светлане Борисовне через